若著名商標的著名程度，僅達到相關事業或消費者所普遍認知的程度，而尚未達到一般消費者普遍知悉之程度，能否適用商標法第30條第一項第11款後段有關淡化的規定?

【事實經過要旨】

一、訴外人英籍安娜貝拉范侖鐵諾前於2017年5月3日以下表附圖一所示商標，向被上訴人申請註冊，並於2018年2月7日申請變更申請人為參加人乙公司，被上訴人審查後，准列註冊第1920292號商標（下稱系爭商標）。嗣上訴人甲公司以該商標有商標法第30條第1項第10款及第11款規定情形，對之提起異議。被上訴人審查後，予以「異議不成立」之處分。上訴人甲公司不服，循序提起行政訴訟。經原審109年度行商訴字第55號行政判決駁回其訴後，上訴人甲公司仍不服，提起上訴。受理上訴事件之合議庭(110年上字第138 號)認採為裁判基礎之法律見解，與先前裁判所持之法律見解歧異，而為本件提案。

二、原審針對商標法第30條第一項第10款部分，認為「VALENTINO」為義大利常見之姓氏，且國內外廠商以外文「VALENTINO」作為商標圖樣之一部分申准註冊於各類商品或服務且現存有效之商標，所在多有，是以兩商標其近似程度不高。商品則部分類似，部分不類似。然參加人自西元1995年開始代理「GIOVANNI VALENTINO」品牌，在臺銷售及授權商品種類豐富且多角化經營，亦已提出系爭商標使用於各類商品之使用證據。足徵參加人在我國持續使用系爭商標於各類商品，迄今20多年，並有多角化經營之事實。系爭商標與據以異議商標已併存於市場上相當之時間，相關消費者對兩商標應均有相當的認識，足以區辨二者為不同之來源。故系爭商標之註冊，不致使相關消費者誤認系爭商標與據以異議商標之商品或服務係來自同一來源，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係，系爭商標之註冊並未違反商標法第30條第1項第10款之規定。

三、針對商標法第30條第一項第11款前段部分，原審認為:據爭商標使用於衣服、冠帽、腰帶、皮包商品，所表彰之識別性與信譽已廣為相關事業或消費者所普遍認知，於系爭商標申請註冊日（2017年5月3日）前，已成為著名之商標，系爭商標與據爭商標雖均有「VALENTINO」外文，惟二者圖樣整體觀之，近似程度不高，指定之商品類別部分類似，部分不類似，系爭商標與據爭商標各具有相當識別性，系爭商標與據爭商標已併存多年，相關消費者應足以區別其來源，系爭商標之申請人為善意等情，認為系爭商標之註冊不致造成相關公眾混淆誤認之虞，並未違反商標法第30條第1項第11款前段之規定。。

四、針對商標法第30條第一項第11款後段部分，原審認為:商標法第30條第1 項第11款規定前、後段就著名商標之著名程度，應為不同之解釋，前段應解釋為僅在相關消費者著名之商標，後段則應解釋為不僅止於相關消費者，而須達一般消費者均知悉之商標，始符立法目的，同時平衡保護消費者及商標權人，維護市場公平競爭秩序。據爭商標使用於衣服、冠帽、腰帶、皮包商品，為相關事業或消費者所普遍認知之著名商標，惟尚難認為已達到一般消費者均普遍知悉之程度，再者，以「VALENTINO」作為商標圖樣一部分，經合法註冊使用於各類商品及服務者，所在多有，有原處分卷所附商標檢索資料，及參加人提出含有「VALENTINO」之註冊商標列表在卷可稽，系爭商標雖含有「VALENTINO 」外文，惟起首尚有較引人注意之「GIOVANNI」可資與據爭商標相互區辨，故原告主張系爭商標之註冊減損據爭商標之識別性之虞，尚非可採。

【裁定重點摘錄】

一、 商標法施行細則第31條規定：「本法所稱著名，指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者。」業已明訂於有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知之程度即屬商標法所稱著名商標，並未再就商標法第30條第1項第11款前段、後段所稱之著名商標分別作不同界定。

二、 世界智慧財產權組織（WIPO）於一九九九年九月公布關於著名商標保護規定共同決議事項，該決議明確指明對著名商標之認定，應考量以商品或服務之相關公眾之認識，而非以一般公眾之認知判斷之。

三、 依WIPO於1999年9月公布關於著名商標保護規定共同決議事項，關於著名商標減損或淡化其著名程度是否要求達一般公眾所普遍知悉程度係可由會員自行決定。而商標法於92年增訂著名商標減損規定，依前述行政院提案說明記載，以及商標法施行細則第31條規定：「本法所稱著名，指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者。」均無要求商標法第30條第1項第11款後段所稱之著名商標，其著名程度應達一般消費者普遍知悉之程度，始有該規定適用之意涵。

四、 就商標法第30條第1項第11款後段有關商標淡化保護之規定，對商標著名程度之要求較同款前段規定為高，商標著名程度若高至一般公眾所普遍認知的程度，較有可能適用商標法第30條第1項第11款後段規定，係指於審查是否有減損著名商標之識別性或信譽之虞該當情形時，應參酌商標著名之程度、商標近似之程度、商標被普遍使用於其他商品/服務之程度、著名商標先天或後天識別性之程度及其他參酌因素，例如系爭商標權人是否有使人將其商標與著名商標產生聯想的意圖(商標法第30條第1項第11款著名商標保護審查基準3.3參見)而言。上述判斷有無減損商標識別性或信譽之虞的參酌因素之審查，與判斷有無混淆誤認之虞之8項參考因素類似，商標審查實務實施操作多年，並無不易操作問題。

五、 就商標法第30條第1項第11款後段有關著名商標減損保護之規定，對商標著名程度之要求較同款前段規定為高，應係於判斷是否該當商標法第30條第1項第11款後段「有減損商標識別性或信譽之虞」要件時，就其中參酌因素「商標著名之程度」之審查中予以區分，而非於審查商標法第30條第1項第11款後段「著名商標」要件時予以區分，亦非認僅須達已廣為相關事業或消費者所普遍認知之著名商標，即可判斷該當「有減損商標識別性或信譽之虞」之要件，致有過度保護著名商標權人情形。

【解析 / 呂靜怡律師】

一、 商標法第30條第一項第11款規定:「商標有下列情形之一，不得註冊：…..十一、相同或近似於他人著名商標或標章，有致相關公眾混淆誤認之虞，或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者。但得該商標或標章之所有人同意申請註冊者，不在此限。」

本款內涵包括:1.相同或近似於他人著名商標，有致相關公眾混淆誤認之虞，及2.相同或近似於他人著名商標，而有減損著名商標之識別性或信譽之虞。

二、 關於本款前段所稱造成混淆誤認之虞的情形，實務上向來援用商標法施行細則第31條規定「本法所稱之著名，係指有客觀證據足以認定已廣為相關事業或消費者所普遍認知者而言」，只要商標所表彰之識別性與信譽已廣為「相關消費者」所普遍認知，便足以認定該商標為著名商標。

三、 但關於本款後段所稱造成淡化的情形，究竟著名商標的著名程度，應達到何等程度?自2003年商標法第30條第11款增訂了淡化類型後，就一直爭論不休。直到最高行政法院105年11月份第1次庭長法官聯席會議為下述決議後，實務上終於有了共識，此後實務多數判決均以該決議為認定標準。

最高行政法院105年11月份第1次庭長法官聯席會議決議:「本規定前、後段就著名商標之著名程度，應為不同之解釋，前段應解釋為僅在相關消費者著名之商標，後段則應解釋為不僅止於相關消費者，而須達一般消費者均知悉之商標，始符立法目的，同時平衡保護消費者及商標權人，維護市場公平競爭。故商標法施行細則第 31 條針對「著名」之定義規定，應為目的性之限縮解釋，而不適用於本規定後段所稱之「著名商標」。」

本次最高行政法院大法庭的裁定，顯然推翻了過去好不容易形成的共識。

四、 但本次大法庭的裁定意旨，是否就是放寬了淡化規定的適用，只要達到相關消費者知悉的著名商標，就可以適用淡化的規定呢?

(一) 事實上，並不是的，本次大法庭的裁定，其實只是把過去適用淡化規定的要件，從法條「著名商標」的要件，轉移到了「有減損商標識別性或信譽之虞」的要件上。

(二) 在淡化規定的適用上，依照條文規定，必須在先商標是「著名商標」且系爭商標的註冊有「有減損商標識別性或信譽之虞」，方能適用。過去多年因為最高行政法院105年11月份第1次庭長法官聯席會議決議，若著名程度未達一般消費者知悉的程度，在第一關的「著名商標」要件，就不符合了。但現在依照大法庭裁定，只要著名程度達到相關消費者知悉，就符合第一關的「著名商標」要件。

(三) 但構成了第一關「著名商標」要件後，是否尚能構成後段「有減損商標識別性或信譽之虞」的要件，則不一定。因「有減損商標識別性或信譽之虞」的內涵尚包括須審酌:商標著名之程度、商標近似之程度、商標被普遍使用於其他商品/服務之程度、著名商標先天或後天識別性之程度、系爭商標權人是否有使人將其商標與著名商標產生聯想的意圖之其他等因素綜合判斷。

(四) 因此，即便大法庭裁定後，也並不是僅須達到廣為相關事業或消費者所普遍認知之著名商標，就當然可認為構成本款後段規定，還必須綜合上述相關因素予以最終判斷。當然，如果有一個商標的著名程度已經到達一般消費者知悉的程度，在上述「商標著名之程度」的這個判斷因素上，就是加分囉。

五、 也因為如此，在本次大法庭裁定所涉的本案(原審為智慧財產法院109年度行商訴字第55號)，於大法庭裁定後，最高行政法院110年上字第138號判決，並不是就直接認定該案當然構成減損商標識別性或信譽之虞，反而該案的結果仍是「上訴駁回」，最後確定判決的結果仍是不構成30條第一項第11款後段規定。理由是「大法庭之裁定係就提交事件即本件上訴事件之法律爭議所為之中間裁定，對於本件上訴事件具有拘束效力。本庭就本件上訴事件，就該法律爭議自應以大法庭所採之法律見解為基礎，進行本案終局裁判。」、「本件依原審上開確定之事實，參照前揭有無減損商標識別性或信譽之虞的參酌因素，系爭商標之註冊應認仍無減損商標識別性或信譽之虞。」