【問題意識】

商標權人於廢止階段因屆期未答辯而經商標專責機關依商標法第65條第2項規定逕行廢止其註冊者，於訴願、行政訴訟階段是否仍得提出證據證明有使用之事實?

【事實經過要旨】

一、乙公司前於2001年8月31日以「Genesis及圖」商標，指定使用於第9類之「軟體；電腦操作軟體（已錄）；電腦程式；已錄之電腦程式；檔案之管理及統合電腦軟體；軟體保護器」商品，向上訴人智慧局申請註冊，經審查准列為註冊第01052077號商標（下稱系爭商標，如附圖一所示），並准予延展註冊至112年7月31日止。嗣甲公司於2021年5月5日以系爭商標有商標法第63條第1項第2款規定情形申請廢止其註冊，智慧局依法通知乙公司答辯惟逾期未答辯，即以110年7月29日中台廢字第L01100264號商標廢止處分書為系爭商標之註冊應予廢止之處分。乙公司不服，循序提起行政訴訟。經原審為被上訴人乙公司勝訴判決，上訴人甲公司不服，提起本件上訴。

二、上訴人甲公司則以：依商標法第65條第2項規定，商標權人經被告通知答辯而未依限答辯，被告得逕行廢止商標註冊，乙公司自不得於原處分作成後始補提使用證據。 

【判決重點摘錄】

商標專責機關於作成廢止處分前，應將他人申請廢止商標之情事通知商標權人，並指定一定期間由商標權人提出答辯(商標法第65條第1項規定參照)。此乃因廢止商標註冊，性質上為限制或剝奪人民權利之行政處分，商標專責機關於作成此等侵害權益的行政處分前，應該踐行正當法律程序，並給予行政處分相對人陳述意見及申辯的機會。而商標法第65條第2項規定：「第63條第1項第2款規定情形，其答辯通知經送達者，商標權人應證明其有使用之事實；屆期未答辯者，得逕行廢止其註冊。」係因商標是否有真實使用之事實，僅有商標權人最為熟知，故商標權人應就其有使用之積極事實負舉證責任。惟若商標權人因未使用商標而不提出答辯，商標專責機關無積極證據得供審酌，將造成廢止程序進行之困難，因此賦予商標專責機關於此情形毋庸為職權調查即得逕行廢止註冊之權限。是由商標法第65條第1項、第2項規範目的觀之，其係為保障商標權人程序利益、課予商標權人舉證義務及賦予商標專責機關毋庸職權調查之權限，而非在限制商標權人提出證據之時間。再由商標法第63條第1項第2款立法目的觀之，其係在確保商標權人註冊後確實有使用商標，以發揮商標應有的功能與價值，因此若商標權人能提出證據證明其於申請廢止前3年內有真實使用之事實，即非該款所欲規範之對象，自不應廢止其商標註冊，若僅因商標權人未於廢止階段提出答辯即生失權效果，反而不當剝奪商標權人權利，並影響公平交易秩序，有違該款立法目的。準此，商標權人於廢止階段因屆期未答辯而經商標專責機關依商標法第65條第2項規定逕行廢止其註冊者，於訴願、行政訴訟階段仍得提出證據證明有使用之事實。若所提證據足以證明商標並無廢止事由存在，即屬「無第63條第1項第2款規定情形」，商標專責機關依商標法第65條第2項規定廢止商標註冊，即屬違法。

【解析 / 呂靜怡律師】

一、實務上，廢止程序的發動，需廢止申請人先提出具體事證，釋明商標權人有三年未使用商標的事實，但僅需「釋明」。商標究竟有無實際使用，其舉證責任在商標權人。本件判決所以闡釋:「係因商標是否有真實使用之事實，僅有商標權人最為熟知，故商標權人應就其有使用之積極事實負舉證責任。」

二、也正因為如此，若商標權人不提出答辯，商標專責機關無積極證據得供審酌，將造成廢止程序進行之困難，因此商標法第65條賦予商標專責機關於此情形毋庸為職權調查即得逕行廢止註冊之權限。因此，一旦廢止程序發動後，商標權人的回應，至關重要，若未答辯，商標權就會被廢止。這與異議案情形不同，於異議案，縱使商標權人未答辯，商標專責機關仍會審酌全案事證，決定是否撤銷系爭商標，因此，實務上仍可見到雖被異議人未答辯，然主管機關仍為異議不成立的處分。甚至案件上到法院，也不會僅僅只因為被異議人不出庭參與訴訟程序，就一定為異議人勝訴的判決。惟被異議人不表示意見維護自己權益，比例上商標被撤銷的機率較高。

三、至於廢止申請人究竟如何做到「釋明」系爭商標三年內沒有被使用的事實，實務上多以徵信報告充之。若商標權人公司已經解散，也可能以解散超過三年為由釋明，此種情形也可能在商標註冊申請案件中直接請求職權廢止引證商標。

四、由此可知，徵信報告僅具有釋明的效果，究竟商標是否應被廢止，並非以徵信結果為準，是以本案廢止申請人在原審抗辯，依徵信報告結果系爭商標並未使用云云，並無理由。

五、本案涉及到的另一個值得注意的爭點，是第9類與第42類商品服務的區別方式，原審判決以主管機關自承:「電腦軟體如果是線上提供且不可下載，應該屬於第42類的服務，可以下載的電腦軟體才是屬於第9 類的商品，以尼斯分類來說，有提到可下載與不可下載，如果必須要連到服務提供者才能使用該電腦服務時，是屬於服務；此外，軟體如果可以下載但是必須客製化後才能使用，應該是屬於服務的一環，如果不需要修改客戶就可以使用，就屬於第9類的商品使用」，並進而認定本案商標權人有提供「可下載、無須連線至原告伺服器、無須客製化即可使用之第9類軟體「商品」」，此部分見解並獲本案最高行政法院支持。