【問題意識】

如大陸權利人未曾進入台灣市場，但其大陸商標已著名，且知名度已達台灣，當其產品外觀或表徵遭仿襲時，是否仍可主張公平交易法第25條?

【事實經過要旨】

一、本件上訴人(原告)甲公司主張：伊於西元2015年在中國推出「咪哒miniK」迷你KTV（下稱咪哒KTV），並於2016年11月3日取得中國廣東省版權局核發之美術作品登記證書，就該咪哒KTV之招牌看板、櫥窗、造型、顏色、佈局、擺設享有美術著作權。被上訴人乙公司未經伊同意或授權，自民國106年10月起迄今於其銷售及出租之迷你KTV產品（下稱系爭產品），擅自重製上開美術著作，並於其公司之網站、臉書及各展售、營運點，公開傳輸、陳列系爭產品，已侵害伊美術著作之重製權及公開傳輸、陳列權。系爭產品名稱與伊咪哒KTV僅繁簡字體不同，外觀設計極為相近。伊之「咪哒miniK」、「咪哒miniK SING & REC 及圖」等商標，業經經濟部智慧財產局於108年7月29日認定該使用於迷你KTV等商品或服務，於大陸地區所建立之知名度已到達台灣，而為著名商標。乙公司上開行為，使人誤認系爭產品與伊之咪哒KTV係同一來源，且有合作、代理或授權關係，復於各展售點銷售系爭產品，致伊無法在臺開展銷售事業，其藉由高度抄襲之取巧手段，榨取伊努力成果，藉以增加交易機會，已構成顯失公平情事，違反公平交易法第21條、第25條規定。

二、被上訴人乙公司則主張: 甲公司係於大陸地區經營咪哒KTV服務之業者，未曾於臺灣登記、經營、宣傳、廣告等行銷行為，亦未提出將臺灣市場列為重要計畫之證據，難認咪哒miniK等商標於我國已達著名之程度。伊所使用之「咪噠miniK及麥克風圖形」、「C及對話框中含有英文字體me」等圖示，與上訴人使用之字型、圖樣、花色等配置迥異，「咪噠」、「miniK」均屬通用常見之文字，電話亭設計及添加全玻璃密閉隔音材質之個人迷你KTV運作模式，亦經臺灣、大陸業者普遍使用，不足以表彰商品或服務來源，非公平法所保護之表徵。

三、本案一審智慧財產法院 108 年民著訴字第 62 號民事判決原告甲公司勝訴，理由:

(一)「原告就我國之近似商標「咪噠」、「miniK 」等註冊商標，迭積極提出異議，並迭經行政機關認定原告之「miniK 」、「咪哒minik SING&REC及圖」等商標使用於KTV 影音設備及娛樂等商品或服務，於大陸地區所建立之知名度，已傳達至我國，而為我國相關事業及消費者所普遍認知之商標。

(二)原告有可能進入臺灣市場從事競爭，且會對於臺灣市場內既有業者形成競爭壓力，故原告雖於我國並無營業及處所，仍為潛在競爭者，從而本案仍有公平交易法之適用。 (本案另涉著作權爭議部分之理由，略)

四、二審智慧財產法院 109 年民著上字第 12 號民事判決則改判被告乙公司勝訴，理由:

(一)上述行政機關所為行政處分及訴願決定並未提起行政訴訟，故未經司法審查即告確定，…..，均非在我國使用或相關知名度已到達我國之證據，是「咪哒」、「咪哒miniK 」、「咪哒miniK SING & REC及圖」等商標縱於大陸地區為著名商標，然是否為我國相關事業及消費者所普遍認知之著名商標，已非無疑。

(二)上訴人甲公司係大陸地區法人，除申請註冊該商標外，並未提出證據證明其有何進入我國市場之可能性，消費者無從輕易選擇或轉換交易對象。系爭產品係自大陸地區進口至我國，其是否確係非法抄襲上訴人之咪哒KTV產品，亦未據甲公司提出事證，難認乙公司在我國銷售、出租系爭產品及服務，係欺罔或顯失公平之行為，並足以影響交易秩序。上訴人甲公司主張乙公司違反公平法第25條規定，並無理由。

【決重點摘錄】

上訴人於事實審迭稱：伊之咪哒miniK等商標業經我國智財局認定該使用於迷你KTV等商品或服務，於大陸地區所建立之知名度已到達我國，而為我國相關事業及消費者所普遍認知之著名商標等語，並提出該等商標異議審定書，其在大陸地區與該地區電視臺、公司簽訂之合作協議、使用通訊軟體微信內容、獲獎等件，咪噠積公司在其公司網頁記載「臺灣全品牌總代理唯一」、「咪噠miniK，中國迷你K的開創者」、「咪噠商機臺灣正式引進」、「大陸掀高人氣」、「陸掀高人氣」、「臺灣正式引進」等文字，其中並刊登使用上訴人該簡體字招牌看板及產品等為證。綜合上開事證，是否仍不足供判斷上訴人之「咪哒」及咪哒miniK等商標非僅為大陸地區著名商標，而已為我國相關事業及消費者所普遍認知之著名商標？攸關本件有無公平法民事賠償責任適用與否之認定，自屬重要之攻擊方法。原審未遑詳加審究，且未說明如何認定始符合「著名商標」之要件事實及其依據，徒以上述理由，遽謂被上訴人無違反公平法第21條、第25條情事，所為不利上訴人之判決，非嫌速斷，亦有理由不備之違失。

【解析 / 呂靜怡律師】

一、本案所涉產品外觀仿襲爭議，近年來，台灣司法實務上已經有許多案例經法院認定乃詐取他人努力成果而有公平交易法第25條的適用。著作權的部分，則較有爭議，有些案例同時構成著作權的侵害，有些案例則認為不受著作權法保護。(本案雖亦涉及著作權爭議，然本文僅先就公平交易法的部分論述。)

二、本案主要的爭點在於，權利人(原告)甲公司事實上未在台灣有營業的行為，未曾在台灣提供商品或服務，但是其大陸商標，已在異議案中經智慧局認定其知名度已達台灣，而為著名商標。則一個未曾在台灣實際使用的表徵或商標，究竟有無公平交易法的適用?

三、在商標法領域，智慧局所頒「商標法第 30 條第 1 項第 11 款著名商標保護審查基準」第2.1.2條規定「商標縱使未在我國使用或在我國實際使用情形並不廣泛，但因有客觀證據顯示，該商標於國外廣泛使用所建立的知名度已到達我國者，仍可認定該商標為著名。」此認定著名商標之標準業經實務運作多年。

四、本案二審判決因認定原告商標非著名商標，而遭到最高法院指摘，但最高法院在此闡釋:「綜合上開事證，是否仍不足供判斷上訴人之「咪哒」及咪哒miniK等商標非僅為大陸地區著名商標，而已為我國相關事業及消費者所普遍認知之著名商標？攸關本件有無公平法民事賠償責任適用與否之認定，自屬重要之攻擊方法。原審未遑詳加審究，且未說明如何認定始符合「著名商標」之要件事實及其依據，徒以上述理由，遽謂被上訴人無違反公平法第21條、第25條情事，所為不利上訴人之判決，非嫌速斷，亦有理由不備之違失。」，似乎是肯認，儘管權利人未曾進入台灣市場，但只需已為「著名商標」，即可能有公平交易法的適用。