【問題意識】

惡意搶註他人商標，是否構成侵權行為? 權利人能否請求搶註人拋棄商標?異議撤銷搶註商標的費用，可否請求賠償?

【事實經過要旨】

一、上訴人甲公司主張，伊長期經營系爭「XYZ」商標品牌於汽車避震器等商品，為附圖一所示註冊第1274703號「XYZ」商標(以下簡稱「系爭商標」)之商標權人。上開商標及品牌在我國及國際間享有高知名度，已廣為相關事業或消費者所普遍認知而為著名商標。被上訴人乙自94年起多次以其任負責人之A&B公司名義向上訴人買受避震器等產品，因業務往來關係知悉上訴人甲公司使用系爭我國商標及品牌，竟惡意剽竊仿襲，於100年在澳洲搶註系爭澳洲商標，於A&B公司網站抄襲上訴人網站之避震器操作說明，且不當連結至上訴人網站，攀附上訴人知名度，致消費者產生混淆誤認，影響我國市場交易秩序，構成修正前公平法第24條及現行公平法第25條足以影響交易秩序之顯失公平行為，亦構成民法第184條第1項後段故意以背於善良風俗之方法加損害於他人之侵權行為。

二、被上訴人乙則以：系爭澳洲商標為伊依法申請取得，伊使用系爭澳洲商標乃公平法第45條之正當行為，自無該法之適用。況系爭澳洲商標僅單純在澳洲註冊而從未實際使用，伊銷售之產品非以我國消費者為訴求對象，其經營之線上通路網站從未將產品販售及運送至我國境內，對我國市場交易秩序自無影響，亦無構成侵權行為可言。

三、原告在一審之訴之聲明為「被告應拋棄經濟部智慧財產局商標註冊號第00000000號商標、中國大陸註冊號第00000000號商標、澳洲註冊號第1460588號，及代表A&B Motorsport公司（下稱A&B 公司）拋棄澳洲註冊號第0000000 號商標」，一審判決駁回原告之訴。

四、二審智慧財產法院 105 年度民公上字第 2 號民事判決改判為「被上訴人(乙)應拋棄中華民國註冊第00000000號「KS」商標、中國大陸註冊第00000000號「KS RACING 」商標及澳洲註冊第1460588號「XYZ」商標。」經最高法院 108 年度台上字第 1831 號民事判決廢棄發回後，更一審智慧財產及商業法院 109 年度民公上更(一)字第 1 號民事判決「變更之訴駁回。」而最高法院 111 年度台上字第 2080 號民事判決再度廢棄發回。

【決重點摘錄】

一、            被上訴人在澳洲註冊第1460588號商標，該商標與上訴人於我國註冊第1274703號商標構成高度近似，而被上訴人任負責人之A&B公司所設置「A&B Motorsports.com-K Sport」網頁連結至上訴人所建置之網頁，網站上關於避震器操作說明抄襲上訴人之網頁內容，被上訴人所為構成民法第184條第1項後段之侵權行為。

二、            各國對商標保護多採先申請及屬地保護主義(智慧局商標法逐條釋義110年9月版第12頁參照)，原則上商標法所保護之區域範圍以本國領域為限。本件上訴人為系爭我國商標之商標權人，其就系爭我國商標之保護，解釋上亦以我國領域內為限。準此以解，本件關於我國商標法所欲維護之公平競爭市場，亦以我國領域範圍為限(商標法第1條)。本件被上訴人明知上訴人系爭我國商標存在，猶以高度近似於系爭我國商標之系爭澳洲商標向澳洲政府申請取得註冊，且將其擔任負責人之A&B公司網頁連結至上訴人網頁，造成對上訴人於我國市場區域內之不公平競爭行為，且侵害上訴人就其財產之管理權利。而被上訴人系爭澳洲商標目前仍為該國有效存在之商標，此為兩造所不否認，故解釋上被上訴人雖得於澳洲領域內行使系爭澳洲商標權利，惟倘於我國領域內行使即可能對上訴人構成不公平競爭行為及對系爭我國商標權人即上訴人權利之侵害。被上訴人前開行為，自係以背於善良方俗之方法侵害上訴人之權利，是上訴人依據民法第184條第1項後段規定，請求被上訴人不得直接、間接使用或向上訴人及為其製造、持有、陳列、販賣、輸出或輸入之汽車零件產品之人主張澳洲註冊號第1460588號商標(即系爭澳洲商標)之商標權，於我國領域範圍內為有理由，應予准許。至被上訴人於我國領域範圍以外使用系爭澳洲商標行為部分，因其既非我國國內競爭市場，亦非我國商標法效力所及之地域，不能認為侵害我國商標權人之權利，是上訴人本於前開規定所為之主張即屬無據，應予駁回。

三、            惟查，上訴人本於民法第184條第1項後段、同法第213條規定，及公平法第29條所為之請求，乃為選擇合併之請求權競合關係，而本院既認上訴人得依民法第184條第1項後段及同法第213條規定，請求命被上訴人不得直接、間接於我國境內使用或向上訴人及為其製造、持有、陳列、販賣、輸出或輸入之汽車零件產品之人主張澳洲註冊號第1460588號商標(即系爭澳洲商標)之商標權，則上訴人另依公平法第29條所為之請求，自無再予審究之必要，爰予說明。

【解析 / 呂靜怡律師】

一、 本案原告於第一審起訴時，原係請求被告應拋棄澳洲商標，雖第一審判決駁回原告之訴，但二審則改判被告應拋棄澳洲商標。究竟在被告惡意搶註原告國內外商標時，原告是否可請求被告拋棄商標，或者請求被告賠償原告至各國異議撤銷被告搶註商標所支出之費用?

二、 本案被告曾主張，商標法第30條規定的各款事由係「不得註冊」，並非「不得申請」，且商標申請後之准駁之權是在主管機關，縱違法註冊依法也可以提異議或評定撤銷。那麼，究竟搶註行為是否可認為屬不法侵害行為?

三、 過去在智慧財產法院 102 年度民公訴字第 5 號，對於被告惡意搶註原告之台灣及其他世界共十七國「PFAFF」商標，致原告須在各地支付相當金額申請各該國商標專責機關撤銷其已申請商標，該案判決被告應拋棄台灣及各國搶註之商標，並且應賠償原告因至各國異議撤銷商標所支付之費用。理由主要有二:

1、搶註他人商標行為背於商場上誠信及一般社會道德，是構成民法第184 條第1 項後段之侵權行為要件。

2、公平交易法所例示之不公平競爭行為，並未就搶註他人商標行為予以規範，可認搶註行為應屬公平交易法第24條所定「其他足以影響交易秩序之顯失公平行為」構成要件。

因該案在一審便已確定，故無法窺見上級審之見解。

四、然本案在更一審時(109 年民公上更(一)字第 1 號)，似乎並不認為搶註行為可構成民法184條第一項後段之侵權行為:「至上訴人所引用之本院102年度民公訴字第5號民事判決與本件案情有別，且個案見解並無拘束之效力，尚難比附援引執為有利上訴人之論據。」

五、然上開更一審判決遭最高法院 111 年度台上字第 2080 號民事判決再度廢棄發回，理由為:「原審復認上訴人透過其關係企業服部公司註冊取得原附表三所示商標使用，對原附表三商標享有一定經濟利益；被上訴人註冊取得之附表商標與原附表三高度近似，其任負責人之A&B 公司所設置「A&B Motorsports.com-K Sport 」網頁不當連結至上訴人所建置之網頁，網站上關於避震器操作說明抄襲上訴人之網頁內容。果爾，能否謂被上訴人所為未構成侵害上訴人之權利或有侵害之虞，上訴人不得請求防止，即非無研求之餘地。原審未詳查審認，遽謂上訴人不得依侵權行為之規定為前述請求，爰就此部分為上訴人不利之判決，尚有可議。」

六、由上開最高法院見解觀之，最高法院似也肯認搶註行為可構成侵權行為。然縱使構成侵權行為，是否就可以請求被告拋棄商標權? 本案原告在一審是聲明要求被告拋棄商標權，但到更一審時變更聲明，改為「請求命被上訴人不得直接或間接使用或向上訴人及其關係人主張附表五、六、七商標」。

本件更二審判決更特別提到「是上訴人依據民法第184條第1項後段規定，請求被上訴人不得直接、間接使用或向上訴人及為其製造、持有、陳列、販賣、輸出或輸入之汽車零件產品之人主張澳洲註冊號第1460588號商標(即系爭澳洲商標)之商標權，於我國領域範圍內為有理由，應予准許。至被上訴人於我國領域範圍以外使用系爭澳洲商標行為部分，因其既非我國國內競爭市場，亦非我國商標法效力所及之地域，不能認為侵害我國商標權人之權利，是上訴人本於前開規定所為之主張即屬無據，應予駁回。」

只是，此處既為澳洲商標權，被告又如何能直接、間接於台灣境內使用? 被告若在台灣使用了系爭XYZ商標，依據屬地主義，就是侵害了原告的系爭商標權，僅需依原告台灣系爭商標權，便可排除侵害，何須判令被告「不得於我國境內直接、間接使用」澳洲商標權?至於被告不得向原告主張澳洲商標權部分，若原告是在台灣使用，本無主張澳洲商標權餘地；若原告是在澳洲使用，本件判決效力卻又如何能及於澳洲? 是以，類此搶註行為的排除侵害方式，似乎損害賠償與拋棄商標權，對原告較有實益。