【問題意識】

善意先使用人得繼續使用之商品服務範圍，是否應限縮在註冊商標申請日前已經行銷之具體特定商品?若善意先使用人原本是在露天網站銷售，其後又擴增到蝦皮網站銷售行為，是否仍得主張善意先使用?

【事實經過要旨】

一、上訴人(原告)甲公司主張:伊為註冊第01811308號、01812866號「Supamoto」商標（下合稱系爭商標，如附圖一）之商標權人，伊並在各大電商網路平台以系爭商標經銷汽、機車周邊商品，為汽、機車周邊商品領域之相關業者及消費者所知悉之著名商標。被上訴人(被告)亦在電商網路平台販賣汽、機車周邊用品，竟使用近似於系爭商標之「Speedmoto」、「Speedmoto2」字樣作為其賣場銷售商品及服務之標示，造成消費者混淆誤認，業已侵害上訴人之系爭商標權，為此提起預備訴之合併，先位之訴，求為命被上訴人不得製造、販賣、陳列、輸入相同或近似於系爭商標之商標於系爭商標指定之商品及服務…等；備位之訴依同法第36條第1項第3款但書規定，求為命被上訴人於網路商務賣場網頁使用「Speedmoto」於其原使用之商品或服務時，於同一網頁附加「本商品或服務與『Supamoto』無關」之適當區別標示。

二、被上訴人(被告)則以:被上訴人自99年左右就讀國中時，就開始有使用「SPEEDMOTO」作為創業之對外表徵，開始經營業務，其當時並不知系爭「Supamoto」商標存在，並非刻意模仿上訴人，「Speedmoto」係伊親自設計，與系爭商標之字義、字形、讀音均不近似，兩造於網路販賣商品非全然相同，被上訴人之商品單價亦高於上訴人之商品單價數倍之多，又伊以「Speedmoto」申請註冊商標，分別指定使用於第12類及35類商品，經核准註冊在案（註冊第02137845、第02119436號商標，如附圖三），上訴人雖提出異議，均經主管機關為異議不成立之處分，足見兩造之商標並無致相關消費者混淆誤認之虞。其早在102年即在露天網站以帳號「Speedmoto」設計商標，其後因為手續費問題遭露天網站停權而刪除帳號，其後再以「00000000000000」帳號繼續經營，其於104年已開始在露天網站上架商品，蝦皮網站部分，其於105年3月即以「Speedmoto」註冊帳號，其後因私下匯款未透過平台交易，經蝦皮網站刪除帳號後，其另設帳號「Speedmoto2」繼續經營，其使用「Speedmoto」字樣之時間早於系爭商標申請日(105年5月5日)之前，得主張商標法第36條第1項第3款之善意先使用，不受系爭商標權之拘束。

三、本案第一審智慧財產及商業法院 109 年度民商訴字第 39 號民事判決駁回上訴人先位之訴，並准許備位之訴，亦即判決被上訴人應於同一網頁附加「本商品或服務與『Supamoto』無關」字樣之適當區別標示。第二審智慧財產及商業法院 111 年度民商上字第 5 號民事判決維持原第一審判決。第三審最高法院 112 年度台上字第 1539 號民事判決則廢棄原判，發回理由主要是以原審「未查明被上訴人於系爭商標申請註冊前使用「Speedmoto」行銷之商品或服務之具體項目為何，復未說明其認定被上訴人於系爭商標申請註冊後未擴大其使用範圍之依據及理由，遽認上訴人不得請求除去或防止被上訴人對系爭商標權之侵害，爰為其先位之訴敗訴之判決，自有可議。上訴人先位之訴是否有理由，既尚待事實審調查審認，其備位之訴自應併予發回。」

【決重點摘錄】

一、觀諸露天公司函覆之資料，附件一係自104年10月12日起至105年5月5日止，附件二係自104年10月12日起至109年7月8日止被上訴人所刊登之商品資料，比較系爭商標申請註冊日（105年5月5日）前、後刊登之商品如土除、握把套、扶手、喇叭、避震器、座墊彈簧、排氣管、鑰匙蓋、化油器、螺絲、雙碟、排氣管、充電器、空濾擋片等，雖商品名稱略有不同，惟均屬各種汽、機車之零組件商品，堪予認定。上訴人雖主張，商標法第36條第1項第3款「以原使用之商品或服務」之範圍，為註冊保護之例外，不宜擴充適用而影響商標權人之權益，故應限縮於被上訴人105年5月5日前已刊登進行銷售之網頁為限，至於系爭商標申請註冊後始進行銷售之不同商品，即難謂得主張「善意」先使用，已屬侵權使用行為云云。惟按，商標法第36條第1項第3款「以原使用之商品或服務」之範圍，應就個案情節各別衡量其應受限制之程度，以符立法之目的。查被上訴人稱其所銷售者均為同一類商品，到底是不是同一個商品，其不知如何確認，因為有時候是同一個商品，但是因為某一個車款已經沒在生產了，所以同一個機車的零件，其就用另外一個目前有在生產車款名稱銷售，其現在沒有辦法區分不同商品名稱是否為同一商品等語（見本院卷一第322-323頁）。本院審酌露天公司及蝦皮公司函覆之商品銷售資料，其商品名稱均係以商品關鍵字例如機車廠牌款式、尺寸、通用名稱等作為商品名稱，確實難以辨認系爭商標申請日前、後所銷售之商品是否為同一商品，惟商品之類別均屬汽機車零組件商品，則無二致，上訴人未具體指明被上訴人於系爭商標申請註冊日後，有何擴大使用於其他商品或服務類別之事實，且被上訴人於系爭商標申請日前已使用「Speedmoto」字樣於汽、機零件商品及零售批發服務，並未中斷，而汽、機車零件商品之特色在隨著時間不斷推出新性能的產品，如限制被上訴人僅能繼續銷售舊車款零組件，形同禁止被上訴人繼續使用「Speedmoto」字樣，則被上訴人之善意先使用抗辯形同虛設，並影響其工作權及財產權保障等情，應認為被上訴人在系爭商標註冊申請日前，有先使用「Speedmoto」於汽機車零組件，且於註冊申請日後，並無擴大其使用範圍，方屬公允。

二、按商標法第36條第1項第3款於92年修正時，行政院函送立法院之修正草案中，其但書用語係「以原使用商品及原產銷規模為限」，其後於立法院二讀時，刪除「原產銷規模」用語，足見並未以「原產銷規模」為限，應解釋為無地理區域及業務規模之限制（參見陳匡正，商標善意先使用之研究一文，見本院卷一第355至377頁），本件被上訴人於系爭商標註冊申請日前，已於露天拍賣、蝦皮網站先使用「Speedmoto」字樣銷售汽、機車零件商品，符合善意先使用之規定，上訴人主張被上訴人僅限於在露天拍賣網站105年5月4日之前上架之商品得主張善意先使用，蝦皮拍賣網站不得主張善意先使用云云，並不可採。

【解析 / 呂靜怡律師】

一、本案爭點主要在於，商標法第36條善意先使用人抗辯不受他人商標權效力所拘束，而得繼續使用商標的範圍為何?

二、本案判決時之舊商標法第36條規定:

「下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：……. 三、在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者。但以原使用之商品或服務為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示。」

前開但書明文規定，先使用人得主張不受他人商標權效力拘束的範圍，限於先使用人在他人商標註冊申請日前，已經使用的「原使用之商品或服務」。但究竟何謂「原使用之商品或服務」，多年來實務上存在諸多爭議。

三、本案智慧財產及商業法院112年民商上更一字第3號民事判決，顯然是將汽機車零組件商品同視，故認定先使用人是在「原使用之商品或服務」範圍內繼續使用而構成善意先使用:

「汽、機車零件商品之特色在隨著時間不斷推出新性能的產品，如限制被上訴人僅能繼續銷售舊車款零組件，形同禁止被上訴人繼續使用「Speedmoto」字樣，則被上訴人之善意先使用抗辯形同虛設，並影響其工作權及財產權保障等情，應認為被上訴人在系爭商標註冊申請日前，有先使用「Speedmoto」於汽機車零組件，且於註冊申請日後，並無擴大其使用範圍，方屬公允。」

四、然過去實務，在「得麗」商標侵權案，智慧財產法院 104 年度民商上字第 6 號民事判決曾認定，縱「養肝丸」等五項商品在善意先使用範圍，但「消痔丸」等十六項商品則不在可主張善意先使用範圍。顯然並非只要是「中西藥品」均作相同認定。該判決並經第三審駁回上訴確定。

五、在「老天祿」商標侵權案中，智慧財產法院 108 年民商上字第 11 號民事判決認定被告之先使用僅限於糕餅，其後使用在滷味，並非在可主張善意先使用的範圍:

「然觀上海老天祿公司之營業項目為糕餅糖果與其他食品之製銷業務，以及各種罐頭、食品、禮品之買賣業務，均無法認定「上海老天祿」商標有先使用於滷味商品之事實..」

亦並未將食品類商品同視。那麼，究竟本條但書所稱「原使用之商品或服務」內涵如何，具體個案認定上似乎仍存在諸多解釋空間。

六、2024年五月一日甫修正施行的新商標法第36條第一項第四款(舊法為第三款)，業將條文文字修正為:

「在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者。但以原使用之範圍為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示。」

本條修正理由:「第四款由原第三款移列。鑒於本款之規定係註冊保護原則之例外，其適用範圍不宜過寬，爰修正以原使用之「範圍」為限；使善意先使用範圍內包含原使用之商品或服務、地域、產銷規模、行銷管道等事項，並由司法實務就個案情節各別衡量其應受限制之程度。」

亦即，善意先使用人在新法施行後，得主張善意先使用的部分，僅限於「原使用之範圍」，似乎並非只要是使用在「原使用之商品或服務」均可繼續主張善意先使用。但新法所稱之「原使用之範圍」意涵究竟如何?

七、過去在SOGO「太平洋」商標侵權案，智慧財產法院 108 年刑智上易字第 20 號刑事判決就曾認定太平洋百貨在民國76年就先使用太平洋商標，在他人商標申請日(民國86年)後，於全台各地開設多家分店，仍屬善意先使用:

「因此，善意先使用人無論係在原址擴充營業面積、或在原地理區域或不同地理區域開設分店，均無侵害商標權可言。………太百公司自76年間開設第一家分店後，其經營規模逐漸擴大，於83年4 月、95年5 月、87年6 月間分別設立敦化、高雄、中壢分公司，於88年7 月、95年9 月、98年3 月、102 年8 月再行設立新竹、復興、天母、新竹巨城等分公司，依上開說明，商標法第36條第1 項第3 款僅規定「以原使用的商品或服務為限」，並無限制以原有「地理區域」或「營業規模」之限，已如前述，太百公司在A 商標申請註冊前，已符合善意先使用之要件，故該公司嗣後在其他地區開設分館，並持續使用B商標，均無侵害商標權可言。」

那麼，如果依照新法的標準，太平洋百貨在他人商標申請日後所開設的各地分店，得否認定是在「原使用之範圍」?

八、本案智慧財產及商業法院 112 年民商上更一字第 3 號，原告一再爭執先使用人原本僅在露天網站使用，後續擴及於蝦皮網站，應不在可主張善意先使用範圍云云。則若依照新法第36條第一項第四款標準，究竟是否仍可該當在「原使用之範圍」而構成善意先使用?

新商標法第36條第四款修正後，似乎就此間爭點，開闢了更大的戰場。