【問題意識】

購買原廠二手機台予以翻修改裝後出售，是否侵害原廠商標權?

【事實經過要旨】

一、上訴人(原告)甲公司主張:伊為全球性知名半導體設備製造商，並於民國101年6月間與訴外人Novellus System Inc.合併，伊為存續公司，因而取得原證A所示之營業秘密。被上訴人乙曾為Novellus公司之員工，其於89年間受僱於Novellus公司時曾簽訂僱傭契約(下稱系爭僱傭契約)，約定「員工於離職時，應繳回所有公司財產(包含任何工作上所使用或做成之紀錄、data、準備資料等)，且於接觸到機密資料時，應保持其機密性，而不得洩漏」，故負有保密義務。詎乙於離職後，於102年2月8日另行創立被上訴丙公司，將其所販賣如原審附表B等非伊生產之電路板(PCB)標註為伊原廠機具系統，並使用取自伊公司之系爭營業秘密將原審附表C所示之7個系統進行改裝、翻新、重建，已侵害伊之營業秘密。而乙於改裝、翻新、重建系統後，應安裝伊所有之作業軟體後方能運作，詎被上訴人未經允許，於其所改裝之系爭機台上使用伊所有之作業軟體，此部分亦侵害伊之著作權。又伊為附件附圖1至附圖3所示商標(下稱系爭商標)之商標權人，系爭商標經指定使用於如附件附圖所示半導體設備等商品，現均仍於商標專用期限內，任何人非經伊之同意或授權，不得於同一或類似之商品或服務使用相同或近似之商標，並不得將前述商品予以持有、陳列、販賣、輸出或輸入，否則即構成商標權之侵害。詎丙公司及乙未經伊同意或授權，即於同一商品使用相同之商標，並於報價單上使用系爭商標，自屬侵害伊之商標權。被上訴人復於報價單及系統上使用Novellus表徵，使他人誤認其產品為伊之原廠產品，其使用虛偽不實或引人錯誤之表示或表徵，足以影響交易決定，亦有違反公平交易法之不正競爭。

二、被上訴人(被告)乙、丙公司抗辯:被上訴人公司廠內告示牌印有「Novellus Altus System」字樣僅係廠內標示工作區機台名稱，係作為廠務管理之用，非作為商標使用。而原證30照片上之標籤雖載有Altus文字，惟此係作為管理目的使用，機台上所標示之商標則係Novellus銷售與客戶後，伊再自市場上收購之舊機台所原有存在之商標，非伊所製作，香港商中檢實業有限公司台灣分公司(下稱中檢公司)函覆照片中之該公司檢驗之機台亦無任何「Novellus」、「Altus」或「Sequel」等其他上訴人指稱具有商標權之標誌或文字。至伊公司網頁上所標示之「Sequel」、「Altus」及「LAM」等文字，僅係作為提供商品名稱或協助客戶代尋所需商品之說明，非為侵犯商標權之使用，此觀其他公司銷售Novellus公司或上訴人公司機台時亦有類似標示行為，足見伊所為符合商業習慣。而出口報單上相關記載係依據法規並依照買受人大陸經銷商○○○公司(○○○，下稱○○○)及最終使用者○○○(○○○)之指示所為，乃作為對系統五名稱、用途之說明，非作為商標使用，是伊等自無違反商標法之行為，亦不構成違反公平交易法之不正競爭行為。

三、本案一審判決認定上訴人主張之標的並不符合營業秘密法所稱「營業秘密」的要件，且改裝後之機台保留原有之軟體也不構成著作權侵害，被上訴人的行為並非商標使用而不構成商標權的侵害，故駁回上訴人(原告)之訴；本件二審則撤銷一審判決，改認定被上訴人改裝後仍使用原廠商標的行為，構成商標權的侵害(營業秘密及著作權部分則維持一審認定)；三審最高法院113 年台上字第 274 號民事判決(2024.12.31)雖將案件發回，但主要是針對損害賠償額計算基礎有認定違法問題，針對構成商標侵權部分，則認「原審以上開理由，認定上訴人侵害系爭商標權，並違反公平法第21條第1項至第3項規定，被上訴人依商標法第69條第1項、第2項、公平法第21條第1項、第3項、第29條規定，請求判命第1項聲明所示。經核於法並無違誤。上訴意旨，指摘原判決此部分不當，求為廢棄，非有理由。」也就是最高法院也肯認本件被上訴人(被告)的行為，構成商標侵權。

【判決重點摘錄】

一、本件被上訴人將系爭機台改裝、翻修後，系爭機台實質上既已非上訴人過去及現在所出售機台之標準規格產品，自不得再繼續使用系爭商標，詎被上訴人於改裝完成出廠前未將機台上之系爭商標抹除或移除，仍標示為系爭商標商品及Novellus表徵，且於出口文件上標註產品商標為上訴人所有之系爭商標及表徵，而非標示為無商標(no brand)，自足以使一般及相關消費者誤認系爭機台為上訴人所生產銷售之產品，上訴人依公平交易法第21條第1項、第3項、第29條，商標法第69條第1項及第2項等規定，請求被上訴人應將附表3-1所列系統回收並銷毀，即有理由，應予准許。

二、本件被上訴人係從事上訴人所生產銷售之原廠系統機台二手產品買賣，其所買入或賣出之二手機台倘未經改裝、翻新或重建，而係以機台之原始狀態為交易，自仍屬合法之真品交易行為，上訴人於機台上所有之專利權、商標權或著作財產權均有權利耗盡原則之適用，上訴人不問被上訴人所持有、陳列、販賣、輸出或輸入之半導體設備或商品是否經被上訴人改裝、翻新、重建與否，一律請求禁止被上訴人於商品、服務、廣告或任何媒介上使用系爭商標，亦不得以廣告或其他任何使公眾得知之方法，於其所持有、陳列、販賣、輸出或輸入之半導體設備之商品或服務上標示、傳播系爭商標、字樣、Novellus及其他與上訴人有任何關聯之消息，並應將其所持有、陳列、販賣、輸出或輸入而使用系爭商標或字樣或Novellus之商品(如原審附表3-1所列系統與附表2所列零件)回收並銷毀，顯係不當擴大其權利範圍，且不當限制被上訴人經營商業之權利，自非可採，應予駁回。 

  【解析 / 呂靜怡律師】

一、本案被告(被上訴人)係從事二手機台買賣為業，其業務進行模式係客戶提出需求之後，被告(被上訴人)再於市面上收購二手機台，待取得二手機台後，再對該二手機台檢查、整理並依據客戶所提出個別需求調整該機台，完成之後提供予客戶。兩造均不否認被告(被上訴人)所提供之二手機台為原廠出售經客戶使用過後，再由被告(被上訴人)透過市場公開買賣而取得。

二、針對原廠產品改造後的商標使用行為，究竟是否構成商標侵權，過去實務曾有爭議，其爭點主要在商標耗盡原則的適用問題。因二手商品乃原廠商標權人所流通，依據耗盡原則，理論上商標權人不得再對其後取得商品者主張商標權；然在商品業經改造的情況，若已經變更原商品之性質，恐影響商標權人聲譽，應有例外限制。因此商標法第36條第二項規定「附有註冊商標之商品，係由商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通者，商標權人不得就該商品主張商標權。但為防止商品流通於市場後，發生變質、受損或經他人擅自加工、改造，或有其他正當事由者，不在此限。」本條但書特別排除「發生變質、受損或經他人擅自加工、改造」的情況。

三、有疑問的是，何謂「變質」? 本件判決似明揭其判斷標準為，是否與原廠先前所出售之機台喪失同一性? 也就是說當商品經過改造後已經喪失與原廠商品同一性的情況下，例外又不得主張耗盡原則，也就是仍構成商標侵權。

四、本爭點在中古商品市場又更為複雜，過去實務曾發生多起回收原廠墨水夾再轉售之行為是否構成侵權的爭議。有實務見解認為，未磨除原廠商標而再出售就是會造成消費者混淆誤認而仍構成侵權；但卻也有實務見解認為，墨水夾上的商標圖樣係於原廠開模時即直接烙印其上，事後如欲刮除、磨除，相關除去成本過高，顯非節省資源之回收目的。(請參閱拙著「從我國實務論商標權耗盡原則的例外」萬國法律，2012年10月第185期)

五、然本件判決似乎認為，若商品經改造失同一性而再出售時，則應將原廠商標抹除:

「本件被上訴人將系爭機台改裝、翻修後，系爭機台實質上既已非上訴人過去及現在所出售機台之標準規格產品，自不得再繼續使用系爭商標，詎被上訴人於改裝完成出廠前未將機台上之系爭商標抹除或移除，仍標示為系爭商標商品及Novellus表徵，且於出口文件上標註產品商標為上訴人所有之系爭商標及表徵，而非標示為無商標(no brand)，自足以使一般及相關消費者誤認系爭機台為上訴人所生產銷售之產品…」

「原審認為被上訴人於系爭機台上縱有標示「Altus」等字樣，亦非作為商標使用，且非利用系爭商標作為指示商品來源，故未侵害上訴人系爭商標及表徵云云，疏未綜觀系爭機台經被上訴人改裝後，已喪失與原機台同一性之情況下，仍在系爭機台上保留系爭商標，且於對外銷售時於相關文件上仍表明係上訴人之產品，顯有致相關消費者混淆誤認系爭經改裝之機台仍為上訴人之產品，進而侵害上訴人之系爭商標權等情，所為論斷自有未洽。」

六、此外，本件判決也非常細緻的處理了商品有無經改造的兩個部分，針對機台業經被告改裝、翻修的部分，認定構成商標侵權；針對被告未改裝、翻新或重建，而係以機台之原始狀態為交易者，認定仍屬合法之真品交易行為，仍有耗盡原則的適用而不構成商標侵權。

七、附帶一提，本件判決認定被告構成商標使用而侵權的行為，除了前述未抹除商標的部分外，主要是被告在商品行銷的出口報單「貨物名稱、商標(牌名)及規格等」欄位，記載原廠品牌名稱，然對於被告的其他使用行為，則認為屬合理使用:

「至被上訴人於其廠內標示現場機台之名稱，或銷售單明細表、庫存明細表上之品名等，應係作為內部廠務、庫存管理之記錄，並非作為對外行銷使用。另被上訴人於其公司網頁除標示其公司中英文名稱「nextequip、奈司特」外，復同時標示系爭「sequel」、「altus」等商標，經核應僅係向消費者說明其從事收購上訴人之二手機台或其零組件等業務，而機台啟動後螢幕右上角所顯示之Novellus字樣表徵，係因該軟體即為原廠出廠時所附之原版軟體，非被上訴人擅自添加，尚可認為系爭商標或表徵之合理使用。」