【問題意識】

原告104年已與被告有業務往來，卻於112年起訴主張被告違法使用原告商標作為公司特取名稱，其賠償請求權是否罹於消滅時效? 賠償額如何計算?

  【裁判內容】

  【事實經過要旨】

一、被上訴人(一審原告)甲公司主張，其為註冊第00053772號「萬事達」商標、第00086510號「萬事達卡」商標、第00148840號「MASTERCARD」商標（上開3商標合稱系爭商標）之商標權人，乙公司台灣萬事達金流股份有限公司未經同意或授權，使用「萬事達」文字為其公司名稱特取部分及使用系爭商標從事相關支付、信用卡交易服務，業致相關消費者產生混淆誤認並減損系爭商標識別性及信譽，侵害甲公司之商標權，爰請求排除、防止侵害及損害賠償。

二、上訴人(一審被告)乙公司則以：甲公司最晚於104年間即知上訴人使用系爭公司名稱經營第三方支付業務，不僅未為任何反對之意思表示，反而繼續與上訴人合作迄今，當可推知甲公司係默示同意其使用「萬事達」商標及系爭公司名稱。乙公司使用「萬事達」文字並不構成商標法第68條第3款規定之侵害商標權行為，系爭商標並非著名商標，系爭公司名稱並無商標法第70條第2款所定視為侵害商標權行為。甲公司於112年始提起本件訴訟，已罹於時效，其請求損害賠償即屬無據。乙公司除提供第三方支付之金流服務外，亦提供商流、物流、資訊流及服務流等服務，不應將乙公司營業毛利總額作為損害賠償計算依據等情置辯。

  【判決重點摘錄】

一、上訴人辯稱最晚於104年2月訴外人即被上訴人會員業務拓展副總裁劉美慧致電上訴人表示系爭公司名稱經營第三方支付業務，恐侵害被上訴人之商標權起，即知上訴人使用系爭公司名稱經營第三方支付業務，仍未為任何反對之意思，反繼續與上訴人合作迄今，並定期向上訴人收取註冊費或更新處理費等費用及萬事達卡服務提供商授權費，當可推知被上訴人係默示同意上訴人使用「萬事達」商標及系爭公司名稱等情。然「知悉」並不等同於「同意」，業務上合作往來關係與是否同意使用「萬事達」商標及系爭公司名稱係屬二事，上訴人所指訴外人劉美慧縱如上訴人提供之網頁所示係被上訴人之重要管理團隊成員，上訴人有以電子郵件回應許多公司使用「萬事達」作為公司名稱，然劉美慧並非被上訴人代表人，上訴人並未舉證被上訴人有何同意上訴人使用「萬事達」商標及系爭公司名稱之舉措，僅憑兩造間存在之業務合作關係，實難推認為被上訴人有同意上訴人使用「萬事達」商標及系爭公司名稱之默示意思表示。

二、上訴人雖辯稱其為被上訴人之合作對象，於104年間已知悉上訴人公司名稱，故被上訴人於112年始提起本件訴訟，已罹於時效等語。然按所謂「自請求權人知有損害時起」之主觀「知」的條件，如係一次之加害行為，致他人於損害後尚不斷發生後續性之損害，該損害為屬不可分（質之累積），或為一侵害狀態之繼續延續者，固應分別以被害人知悉損害程度呈現底定 (損害顯在化) 或不法侵害之行為終了時起算其時效。惟加害人之侵權行為係持續發生(加害之持續不斷) ，致加害之結果 (損害) 持續不斷，若各該不法侵害行為及損害結果係現實各自獨立存在，並可相互區別 (量之分割) 者，被害人之損害賠償請求權，即隨各該損害不斷漸次發生，自應就各該不斷發生之獨立行為所生之損害，分別以被害人已否知悉而各自論斷其時效之起算時點（最高法院94年度台上字第148號民事判決意旨參照）。查上訴人公司迄今仍使用「萬事達」作為公司名稱之特取部分及辨識服務來源之標識，被上訴人所主張上訴人公司侵害系爭商標之侵權行為仍未終了，並持續不斷發生，被上訴人之侵權行為損害賠償請求權尚未罹於時效消滅，上訴人之時效抗辯不可採。

  【解析 / 呂靜怡律師】

一、在商標侵權案中，侵權人經常會抗辯權利人之賠償請求權時效已經罹於消滅，大抵因為商標侵權的本質，侵權人使用權利人商標的行為或狀態，通常會持續一段時間，這和車禍的發生僅為一瞬間而通常沒有後續的情節，迥不相同。

二、本案被告是在103年9月9日改名為系爭公司名稱，並使用迄今，原告雖然是在112年才起訴，但本件判決認為被告以「萬事達」作為公司名稱特取部分之狀態，從103年持續迄今仍未終結，因此其侵權行為仍未終了，並持續不斷發生，故原告公司之侵權行為損害賠償請求權並未罹於時效消滅。

三、商標法第69條第四項規定:「前項之損害賠償請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅；自有侵權行為時起，逾十年者亦同。」從而，在計算損害賠償額時，法院是從被告103年9月9日也就是被告公司更名登記開始，計算到113年2月21日言詞辯論終結為止，將近十年期間之被告營業毛利總金額，認定屬商標法第71條第1項第2款所定之「侵害商標權行為所得之利益」。

四、此外，被告雖然抗辯104年原告公司的業務拓展副總裁就已經通知被告表示其公司名稱恐有侵權之虞，且其後一直都與被告公司有業務往來，可推知原告係默示同意被告使用「萬事達」商標及系爭公司名稱云云；然法院在此認定，業務往來關係不代表默示同意被告使用該公司名稱，「知悉」並不等同於「同意」。(本案業經最高法院114年度台上字第1690號上訴駁回確定，最高法院並認原審此部分認定，並無判決不備理由情形。)