【問題意識】

商標權人變換原註冊商標圖樣使用，然其變換依社會一般通念並不失其同一性，是否仍可另依商標法第63條第一項第一款變換使用的規定予以廢止?

  【裁判內容】

【事實經過要旨】

訴外人楊○○前於民國98年12月16日以「NAVY」商標，指定使用於當時商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第25類之「Ｔ恤；毛衣；背心；襯衫；大衣；女裝；外衣；外套；成衣；衣服；夾克；男裝；洋裝；童裝；裙子；運動服；褲子；圍巾；鞋子；帽子」等商品申請註冊，經被上訴人審查後，核准列為註冊第1437286號商標（下稱系爭商標），嗣系爭商標於100年12月8日核准移轉登記予上訴人甲公司。參加人乙公司於109年1月3日以系爭商標有商標法第63條第1項第1款規定之廢止事由，向被上訴人經濟部智慧財產局申請廢止其註冊。經被上訴人經濟部智慧財產局以111年10月28日中台廢字第1090013號處分書（下稱原處分）為系爭商標之註冊應予廢止之處分，上訴人甲公司不服，循序提起行政訴訟。經原審判決駁回，乃提起本件上訴。

【判決重點摘錄】

一、                依商標法第63條第1項第1款規定：「商標註冊後有下列情形之一，商標專責機關應依職權或據申請廢止其註冊：自行變換商標或加附記，致與他人使用於同一或類似之商品或服務之註冊商標構成相同或近似，而有使相關消費者混淆誤認之虞者。」本款得申請廢止商標註冊之要件有二：⒈商標權人於商標註冊後，自行變換商標或加附記；⒉經變換或加附記之商標圖樣，相同或近似於他人使用於同一或類似之商品或服務之註冊商標，有使相關消費者混淆誤認之虞。本款廢止事由之規範目的係課予商標權人於註冊後合法使用其註冊商標之義務，防止因商標權人不當使用，而與他人使用於同一或類似商品或服務之註冊商標構成相同或近似，致相關消費者對其所表彰商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞，影響市場公平競爭秩序，核係對於商標濫行使用之禁止，則商標權人之自行變換商標或加附記自應解釋為商標使用行為，始該當之。又商標法第64條規定：「商標權人實際使用之商標與註冊商標不同，而依社會一般通念並不失其同一性者，應認為有使用其註冊商標。」係針對商標權人有無真實使用註冊商標，是否足以使國內消費者認識其為經註冊之商標，而符合商標法第5條規定之商標使用予以規範，核與同法第63條第1項第1款之上述規範目的不同，自不得以商標權人自行變換或加附記使用商標與其註冊商標具有同一性為由，限制同法第63條第1項第1款規定之適用。

二、裝飾圖案係商品外觀之裝飾，原則上不具商標功能，是否作為商標使用，抑或僅係單純裝飾圖案，與相關領域業者之標示習慣、標示方式及其標示的位置有關，而衣服業者通常在領標、口袋、袖子、胸前等位置上標示商標，則依該領域業者之標示習慣，於胸前等位置上標示商標圖樣，依一般社會通念及相關消費者之認知，應足使相關消費者認識其為商標，而構成商標使用。系爭商標係由單純外文「NAVY」所構成，惟依廢止證2即108年11月22日經公證之上訴人官方網頁資料所示，上訴人確有將外文「NAVY」以反白字型置於藍色背景之橢圓形圖內，使用於「連帽Ｔ恤、短袖、Ｔ恤」等商品，而與系爭商標不同等情，為原審依法確定之事實，核與卷內證據相符，且系爭圖樣係標示於胸前位置，依上開說明，依一般社會通念及相關消費者之認知，足使相關消費者認識其為商標，而構成商標使用。又上訴人以系爭圖樣作為商標使用，不問是否與系爭商標具有同一性，並未因此限制同法第63條第1項第1款規定之適用，已如前述，是原判決認上訴人於系爭商標註冊後，有自行變換商標或加附記之情事，於法即無不合。

  【解析 / 呂靜怡律師】

一、本件判決重點有二:其一為商標法第63條第一項第一款所訂「自行變換商標或加附記，致與他人使用於同一或類似之商品或服務之註冊商標構成相同或近似，而有使相關消費者混淆誤認之虞者。」，必須其行為構成「商標使用」始足當之。最高行政法院在此也明確闡釋，本款的規範目的是為了避免商標權人在註冊後不當使用，導致相關消費者對其所表彰商品來源或產製主體發生混淆誤認之虞，影響市場公平競爭秩序。因此，必須是商標權人之自行變換商標或加附記屬於「商標使用」行為，始足當之。

二、本件判決的另一個重中之重乃:即便商標權人變換使用商標可認定在原註冊商標圖樣「同一性」範圍，仍不妨礙其另構成商標法第63條第一項第一款變換使用之廢止事由。

    「同一性」是在適用商標法第63條第一項第二款廢止事由「無正當事由迄未使用或繼續停止使用已滿三年者。」時，經常會討論的議題。因為市場上公司美編在製作廣告文案時經常會改動原註冊商標圖樣，則改動後的圖樣，是否仍屬原註冊商標圖樣的使用?商標法第64條規定：「商標權人實際使用之商標與註冊商標不同，而依社會一般通念並不失其同一性者，應認為有使用其註冊商標。」因此，如果改動後的圖樣，依社會一般通念並不失其同一性者，就仍可認定原註冊商標業經商標權人使用，其商標不會因連續三年未使用為由遭到廢止。

三、那麼，如果商標權人使用商標時雖然「自行變換商標或加附記而造成混淆」，但依社會一般通念並不失其同一性，是否可因其使用具有「同一性」為由，主張不構成商標法第63條第一項第一款變換使用的廢止事由? 

    最高行政法院在本案闡釋，商標法第64條規定，係針對商標權人有無真實使用註冊商標，是否足以使國內消費者認識其為經註冊之商標，而符合商標法第5條規定之商標使用予以規範，和同法第63條第1項第1款之影響市場公平競爭秩序等規範目的不同，自不得以商標權人自行變換或加附記使用商標與其註冊商標具有同一性為由，限制同法第63條第1項第1款規定之適用。

亦即，即便商標權人改動後的商標圖樣，依社會一般通念並不失其同一性，當依商標法第63條第一項第二款有關連續三年未使用為由提出廢止時，可認為其商標有被合法使用而不被廢止。然，若該改動後的商標圖樣，足以認定商標權人「自行變換商標或加附記，致與他人使用於同一或類似之商品或服務之註冊商標構成相同或近似，而有使相關消費者混淆誤認之虞者。」則商標權人的原註冊商標圖樣，仍構成第63條第一項第一款變換使用之廢止事由，而應予以廢止。

四、過去，實務上也曾發生類似爭點，當商標權人改動原註冊商標圖樣使用，但其改動依社會一般通念並不失其同一性，是否仍可能構成商標侵權?

智慧財產法院 105 年民商訴字第 30 號民事判決曾清楚闡釋:「縱使在關於維權使用之判斷上，或如被告所辯可認系爭商品圖樣與被告商標不失其同一性，然在本件侵權使用之判斷上，被告公司於系爭商品實際使用之圖樣與被告商標不符，已如前述，整體構圖已凸顯有白色邊框之單色N字圖樣而與系爭商標構成近似，有致消費者混淆誤認之虞，被告公司縱有被告商標之註冊，亦無礙於本件侵權之認定。」

亦即，縱然商標權人的使用構成同一性使用，仍無礙無商標侵權的認定。此大抵是因為，商標同一性的討論圍繞的是「商標維權使用」，著重於該商標使用是否符合一般商業交易習慣；然商標侵權的核心著重在混淆誤認之虞，只要有致相關消費者發生混淆誤認之虞，即可能構成「商標侵權使用」，因此即便變換後的使用與原註冊商標具有同一性，然發生混淆誤認之虞時，仍不妨礙商標侵權的構成。本案最高行政法院判決強調商標法第63條第一項第一款規範目的在於影響市場公平競爭秩序，與第64條不失同一性相關規定，兩者的規範目的不同，應該也是類似法理。