【問題意識】

在商標侵權民事訴訟中，若智慧財產法院認為權利人之商標權有廢止之事由，依智慧財產案件審理法規定，商標權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利。然商標權人不得對他造主張權利之起算時點，應為何時?

  【裁判內容】

【事實經過要旨】

一、上訴人(原告)甲主張：伊為第一審判決附圖（下稱附圖）1、2所示商標（下合稱系爭商標）之商標權人，該商標指定使用於第5類之農藥等商品。對造上訴人(被告)乙公司自民國106年11月8日起至110年9月止，未得伊同意、授權，使用相同或高度近似之商標，銷售件數各超過1,500件，應按銷售總額定賠償金額。

二、乙公司及丙則以：甲、其配偶及其等經營之公司，於伊申請廢止系爭商標前3年內，均未以該商標行銷及販售農藥，且未領有農藥許可證；並仿襲他人農藥廠牌名稱，足使消費者誤認其商品或服務之性質、品質或產地，有商標法第30條第1項第8款、第63條第1項第2款、第5款應廢止及撤銷原因，甲不得以系爭商標主張權利。系爭商品使用之標識，與系爭商標不構成近似，伊之標示行為不構成商標使用，無侵害商標之故意、過失等語，資為抗辯。

三、原審廢棄第一審所為駁回甲請求乙丙2人連帶給付500萬元本息部分判決，改判命如數給付；另判命乙丙2人再連帶給付100萬元本息，駁回其餘追加之訴。其理由之一為:「依112年1月12日修正前智慧財產案件審理法(下稱修正前智審法)第16條第2項規定，法院認有撤銷、廢止之原因事實，智慧財產權人於該訴訟中不得對他造主張權利。甲未證明於乙公司申請廢止商標，即109年7月20日前3年內有使用系爭商標，自該日起有商標法第63條第1項第2款本文規定之應廢止事由。甲僅能請求106年11月8日至109年7月19日之損害賠償，其主張109年7月20日以後賠償部分，乃架空修正前智審法第16條商標有效性抗辯制度，有不當擴張商標權人請求排除侵害、損害賠償之疑慮，自難憑採。….」

  【判決重點摘錄】

一、商標之實際使用為維護商標權之要件，商標權人於商標註冊後，有無正當事由迄未使用，或繼續停止使用已滿3年之情形，固有廢止事由存在，惟經核准審定並註冊公告之商標權，並非因之當然消滅。申言之，商標權人取得商標權之行政處分未經撤銷、廢止，或未因其他事由而失效者，其效力繼續存在；商標權人於商標註冊後，有商標法第63條第1項第2款之廢止事由時，商標專責機關固應依職權或據申請廢止其註冊，惟於該廢止註冊之處分作成以前，原行政處分之效力繼續存在，商標權人所取得之商標權，自未消滅。

二、            當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定；前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利，修正前智審法第16條復有明定。揆其立法理由，乃避免上開停止訴訟規定拖延民事訴訟程序，致智慧財產權人無法獲得即時保障；且智慧財產權之權利有效性爭點，係屬私權之爭執，智慧財產法院之民事法官，具備判斷智慧財產權有效性之專業能力，無等待行政爭訟結果之必要，以期紛爭一次解決，迅速實現訴訟當事人之權利保護。由是而論，修正前智審法第16條之規範重點，乃在審理智慧財產民事事件之法院，應就當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因，其主張或抗辯有無理由自為判斷，然未及於該智慧財產權利消滅或行使限制之時點。

三、綜觀修正前智審法第16條第2項係規定法院「認」有撤銷、廢止之原因時，而未有溯及於廢止原因具備即不得主張權利之文義；商標固有未實際使用而存在廢止事由，惟授與商標之行政處分失其效力前，商標權人所取得之商標權，尚未消滅；智慧財產民事法院如認商標有廢止原因，則商標權人於該民事訴訟不得對於他造主張權利之時點，與商標遭廢止而不得再行使權利之情形相當，始符適用商標註冊效力法律體系解釋之一貫各節，參互以考，可見商標有廢止原因尚未經廢止，商標權人不得對他造主張權利之起算時點，當為智慧財產民事法院認定以後，而非自他造申請廢止時起算。

  【解析 / 呂靜怡律師】

一、在商標侵權民事訴訟中，賠償額的多寡，經常取決於侵權期間的長短，一般而言，侵權期間越長，求償的金額越高。因此，從何時起算侵權時點，關乎求償金額多寡，甚至關乎該案能否求償。

二、商標遭廢止與遭異議評定而撤銷不同，異議評定所涉事由乃該商標具有不得註冊事由卻經違法註冊，故經異議或評定撤銷後，商標是自始無效。然廢止，卻是商標在註冊時並無違法，商標權人卻在註冊後違法使用，導致第三人或官方發動廢止程序，將該商標廢止，故商標廢止的效力，是向將來發生，並非自始無效。因此，商標是自始無效或向將來無效，在商標侵權民事訴訟中，自然會影響到侵權起算時點。

三、商標的廢止，要發生對世效力，必須經由行政程序，向智慧局提出廢止申請並經廢止處分。這邊常會衍生的爭點是，廢止處分應該在何時生效? 智慧局處分時，或是行政法院判決確定時? 本案最高法院在判決中似已指出是在智慧局廢止處分生效時:

「原審固認定林虹均註冊為系爭商標之商標權人，未證明正豐公司於109年7月20日申前廢止前3年內使用系爭商標之事實。惟林虹均在原審主張，商標1於112年8月31日經經濟部智慧財產局（下稱智財局）廢止、同年9月4日送達，商標2迄同年11月16日經原審更一審判決認定有廢止原因，伊請求106年11月8日至111年11月24日系爭商標權受侵害之賠償，均在上開廢止或認定有廢止原因之前，並提出智財局商標廢止處分書為證(見原審更二卷三118頁、132頁至133頁、卷二69頁、更一卷三355頁)，是否全無可採，攸關林虹均得請求賠償金額，應予調查審認。原審逕以系爭商標迄申請廢止日即110年7月20日存在應廢止事由，林虹均不得請求該日以後之賠償，進而為其不利之判斷，並有適用上開規定及說明意旨不當之違法。」

四、現行智慧財產案件審理法第41條規定「當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定。前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利。」(舊法規定在第16條)

這是我們在商標民事訴訟中經常會運用到的條文，被告只要能成功主張原告的商標有應撤銷或廢止事由，自然就能釜底抽薪駁回原告主張。但依照本條規定，在民事訴訟中主張原告商標有應撤銷或廢止事由，並無法真正消滅該商標，而僅是在該案件中原告不能以該註冊商標對被告主張權利而已。那麼，在此種情況下法院所認定的商標廢止，其效力究竟應該在何時發生?

五、本件最高法院判決即闡釋，前開智慧財產案件審理法僅是規定法院應就當事人所主張的權利有撤銷或廢止原因，自為判斷，但並未規定「該智慧財產權利消滅或行使限制之時點」。

六、本件最高法院判決進而闡釋，既然授與商標之行政處分失其效力前，商標權人所取得之商標權，尚未消滅，基於法律體系解釋的一貫性，

商標權人於該民事訴訟不得對於他造主張權利之時點，應與商標遭廢止而不得再行使權利之情形相當，因此，在民事商標侵權訴訟中，商標權經法院認定有廢止事由，商標權人不得對他造主張權利之起算時點，應該為「智慧財產民事法院認定」以後，而非自他造「申請廢止時」起算。本案因為原審法院認定「申請廢止時」後之損害賠償額原告均不得主張，故最高法院將原審判決廢棄發回。