【問題意識】

一審認定商標侵權二年請求權時效消滅後，商標權人是否仍得於二審追加不當得利之請求權基礎求償?

  【裁判內容】

  【事實經過要旨】

一、            上訴人主張伊為我國註冊第00755125號、第00755180號、第01252411號「新一點靈」、「新一點靈」、「新一點靈NEW-I-TEN-RIN及圖」商標（以下合稱為系爭商標）之商標權人，且使用系爭商標販售之商品於我國眼藥水及點眼液市占率高，具有高度識別性，為著名商標。詎被上訴人明知系爭商標為著名商標，未經伊同意或授權，竟自民國107年1月1日起至109年3月5日止，擅自使用近似於系爭商標之「果酸一點靈」字樣（下稱「果酸一點靈」商標）於其官方網站、臉書粉絲專頁、YouTube頻道及產品紙盒包裝，用以行銷其所製造、販售「果酸一點靈」護髮產品（容量有5ml及150ml，下稱系爭產品），足以使相關消費者產生混淆誤認，構成商標法第68條第3款及同法第70條第1款之侵害系爭商標權行為。又伊於112年3月20日以律師函通知被上訴人應撤除含有「果酸一點靈」商標之商品、廣告行銷，卻未獲置理，被上訴人顯為攀附系爭商標而故意共同侵害商標權，致伊受有損害，且丙為乙公司之負責人，被上訴人二人應依公司法第23條第2項規定負連帶損害賠償責任。爰依商標法第69條第3項、第71條第1項第2款、民法第185條第1項等規定，請求被上訴人連帶損害賠償；且縱使損害賠償請求權已罹於時效消滅，伊仍得依民法第179條、第197條第2項請求被上訴人連帶返還所受不當得利等情。 

二、被上訴人主張，「凱夢果酸一點靈」商標於109年9月1日獲准註冊公告後，上訴人旋即向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）提出異議，其至遲於同年11月30日前應已知悉本件之賠償義務人，卻遲至112年9月1日方提起本件訴訟，其損害賠償請求權已罹於2年時效消滅。至於上訴人追加請求不當得利部分，其未舉證被上訴人所受相當於權利金之利益為何，且被上訴人銷售系爭產品之收益除扣除製造成本外，尚應扣除為此投入之代言廣告、人事薪資、場地租賃等相關費用後，已無任何剩餘，則上訴人依不當得利所為請求仍無理由等語置辯。

三、本件一、二審法院均認定上訴人曾於109年11月30日以「凱夢果酸一點靈」商標違反商標法第30條第1項第10、11款規定為由提起異議（中台異字第G01090716號），而依上訴人自承有於110年7月13日收受上開書狀資料，且從該資料可看出除了丙之外，乙公司亦有使用「果酸一點靈」商標，此為上訴人自認在卷，堪認上訴人應於110年7月13日即明確知悉乙公司已有前開使用「果酸一點靈」商標於製造、販賣系爭產品之行為。佐以上訴人主張請求損害賠償期間確定為107年1月1日起至109年3月5日止，則上訴人至遲自110年7月13日知悉有損害及賠償義務人之時起2年內，即應提起損害賠償之請求，惟其遲於112年9月1日方提起本件訴訟，顯已罹於2年之消滅時效。故上訴人稱其係於112年8月9日委任律師閱覽該案訴願資料後，始知乙公司自107年1月1日開始生產、販售系爭產品，其賠償請求權未罹於2年時效消滅云云，並不可採，而被上訴人抗辯上訴人之損害賠償請求權已罹於時效，即為有據。

  【判決重點摘錄】

一、按損害賠償之義務人，因侵權行為受利益，致被害人受損害者，於前項時效完成後，仍應依關於不當得利之規定，返還其所受之利益於被害人，民法第197條第2項定有明文。次按不當得利依其類型可分為給付型之不當得利及非給付型不當得利。在「非給付型之不當得利」中之「權益侵害型不當得利」，因侵害歸屬於他人權益內容而受利益，致他人受損害，而對受損人不具有取得利益之正當性，即可認為受損與受益間之損益變動具有因果關係而無法律上原因（最高法院107年度台上字第1792號判決意旨參照）。本件被上訴人永耀公司未經上訴人之同意或授權，自107年1月1日起至109年3月5日止期間，使用「果酸一點靈」為商標販售系爭產品已侵害上訴人之系爭商標權；雖上訴人依侵權行為所生之損害賠償請求權已逾2年之時效消滅，但仍得依關於不當得利之規定請求返還永耀公司因此所受利益。至於上訴人雖請求林伯權亦應負不當得利返還責任，然因侵害系爭商標權所受利益之歸屬者為永耀公司，並非該公司之負責人林伯權，即林伯權並非生產販售系爭產品之人，故上訴人對於林柏權個人所為不當得利之請求，即屬無據，不應准許。

二、按不當得利制度不在於填補損害，而係返還其依權益歸屬內容不應取得之利益，故依不當得利法則請求返還之範圍，應以受領人所受之利益為度，並非以請求人所受損害若干為準。

  【解析 / 呂靜怡律師】

一、商標侵權行為經常會持續一段時間，權利人從發現到採取法律行動，往往需要一段時間研議，尤其是在公司量體較大的情況下，針對智慧財產權如何保護，常需進行策略性的規劃。在聚焦階段性工作時，往往會忽略了商標侵權行為請求權時效。

二、本案原告曾經對被告註冊商標提出異議，最終經法院認定，原告在異議階段便已經知悉被告的侵權行為，侵權行為請求權時效自斯時即應開始起算。本案因而遭法院認定原告的商標侵權損害賠償請求權已經罹於時效。

三、除了本案兩造間有另案商標異議的情況外，實務上還經常發生在有另案刑事告訴的情況，究竟請求權時效起算點應該是在何時? 是警察機關或海關通知權利人去鑑定時? 或仿品鑑定報告提出時? 或被告確定遭起訴時? 經常成為訴訟上攻防的戰場。有時候權利人會想等待刑案結果再決定是否為民事求償，但地檢署及法院的進度難以掌控，經常一晃就過了二年請求權時效。甚至，若兩造在訴訟過程中曾多次商談和解，是否侵權人有「承認」而導致時效中斷? 又讓時效起算時點，更加撲朔迷離。過去，智慧財產法院 108 年度民商訴字第 25 號民事判決就曾認定，時效到期前若曾商談和解，可因侵權人「承認」而導致時效中斷，應再重行起算二年:

「…堪認被告在原告請求權時效完成之前（即 108 年 3 月 26 日前），先後於 107 年 8 月 23 日、同年 9 月 2 日向法院表示認罪，並徵得原告代理人同意雙方進行和解，是被告所為實已表示認識原告的損害賠償請求權存在，並願意進行賠償磋商，堪認合於「承認」原告損害賠償請求權之存在，依民法第 129 條第 1 項規定，即發生中斷時效之效力，不因雙方之後未就賠償金額達成意思合致而受影響，是依同法第 137 條第 1 項規定，原告之請求權時效應自 107 年 9 月 2 日重新起算 2 年。從而，原告於 108 年 5 月 1 5 日向本院提起本件訴訟，依著作權法第 88 條第 1 項、商標法第 69 條第 3 項之規定，向被告請求損害賠償之權利，尚未逾時效期間，被告抗辯原告該部分請求權已罹於時效云云，即非可採。」

四、在法院認定商標侵權請求權已經罹於時效的情況下，可否另依不當得利的請求權基礎求償? 過去實務曾有零星幾件判准的案例(例如智慧財產法院 104 年民商上字第 19 號民事判決、111年度民商上更一字第5號)。本案原告在一審時並未提出不當得利的請求權基礎，到二審才追加，索幸二審法院認為「惟核上訴人追加之請求權基礎事實與起訴事實同一，均源於侵害本件商標權所生請求，而就原起訴請求賠償所主張之事實及證據資料於追加之訴中得加以利用，並未因此增加被上訴人程序上防禦之不利益，且原審係認定本件侵權成立，惟係以時效消滅為由否准上訴人之賠償請求，如不准其追加，應有顯失公平之情事，故上訴人追加不當得利之請求權基礎，核與民事訴訟法第446條第1項但書、第255條第1項第2款規定，尚無不合，應予准許。」最終允許訴之追加並判准不當得利的請求。

五、商標權人在維權過程中，需留意每一個讓外界知悉的動作，都可能觸發商標侵權行為請求權時效的進行，除了上述商標異議、刑事告訴外，發出存證信函的時點，也經常為被告援用作為抗辯理由。因刑事起訴後便能提出附帶民事訴訟，建議這個時間點應該至少就要檢討究竟要不要提出附帶民事訴訟或另行提起民事訴訟。當然，實務上也不乏刑事被告起訴時已經超過二年時效期間者，此時不當得利的請求權基礎，便能派上用場。