兩種應進行商標查詢的情形

【商標學堂】

這幾年因為疫情關係，許多人萌生創業念頭，世界各國商標申請量反而逆勢上揚。那麼，創業者在申請商標前需先進行商標查詢嗎? 未進行商標查詢就先使用商標，有何風險呢?

載自故宮open data

一、何謂「商標查詢」

所謂「商標查詢」(商標檢索)，就是去檢索或查詢智慧局商標資料庫中，有無在先相同或近似商標的存在。

在台灣，因為我們採取商標註冊主義，商標權的取得，必須向經濟部智慧財產局申請，經審查核准註冊後，方能取得權利。也只有經註冊取得商標權的權利人，能夠依照商標法對第三人主張商標侵權。

那麼，誰可以取得註冊呢?商標法是採取先申請主義，也就是先提出申請的人，可以取得商標權。例如:某甲在2021年1月1日針對「彩虹」商標在化妝品商品提出商標註冊申請，某乙在2021年3月1日也提出「彩虹」商標在化妝品商品的註冊申請，基於先申請原則，某甲的商標可以獲准註冊，某乙的商標就會遭到核駁。

商標查詢的概念，就是基此而來，因為先申請的人可以取得註冊，所以申請前如果可以先去智慧局商標資料庫中查詢看看，有無在先近似商標的存在，申請時，就可以評估自己申請的商標獲准註冊的機率有多少。畢竟，商標申請從審查到核准，依照智慧局目前公告的處理時限為八個月，如果申請後辛苦等了八個月後竟然無法取得註冊，有可能會影響商品上市的時程。

二、「商標查詢」是否有必要進行

有些國家會要求申請前必須先進行商標查詢，但台灣並沒有這樣的規定，因此，在台灣申請商標註冊，「商標查詢」並非必要程序。申請人可以自己決定要不要進行。

商標查詢出來的結果，究竟與申請人想要申請的商標是否構成近似，通常會須要商標專業人員依照實務審查慣例方能較精確判斷。但因商標前案資料庫龐大，檢索及出具結論意見書，相當耗時，所以商標查詢的費用並不低，有時候甚至還會超過商標申請的費用。

另外，檢索資料既然是從智慧局資料庫中抓取，無論在哪一天進行檢索，肯定當天及前幾天送件的申請案，不可能被檢索出來，因為資料庫尚未來得及建置。再者，究竟兩商標是否構成近似，基於商標從業人員的主觀意識不同，人為判斷的檢索結果，肯定會有誤差；而因資料庫龐大，也可能產生漏網之魚。因此，商標查詢的結果，僅供參考，無法百分之百精準。這是商標查詢的本質使然。

那既然商標查詢結果並不精準又所費不眥，究竟需不需要進行商標查詢呢? 不進行商標查詢，有何風險呢?

理論上，商標的使用，並不需要註冊，法律並沒有規定，一定要先取得商標註冊才可以使用，所以很多鄉下小店招牌掛的商標是沒有註冊的。但如果未取得商標註冊前，就在市面上使用商標，一旦有前案註冊商標權人存在，已註冊的商標權人，就可以依照商標法提出商標侵權的控訴。目前台灣商標法針對商標侵權同時規定有民刑事責任，也就是除了損害賠償外，還會有刑責。這個部分是沒有獲准商標註冊就在市面上使用商標的最大風險。

三、兩種建議一定要進行「商標查詢」的情形

雖然商標查詢結果並不精準，但可以協助申請人大致上了解官方商標資料庫中的梗概，以節省時間費用。畢竟如果有查出完全相同或高度近似的前案，申請人便可以提前早日換標，或預先多申請幾個商標圖樣，或者事先評估以另案提出爭議案加以克服的可能性，以避免八個月後無標可用的窘境。

通常我們會建議有兩種情形一定要進行檢索:

(一)商品上市的時點在商標獲准註冊前

實務上經常發生的案例，就是廠商沒有事先進行商標布局，商品上市沒多久，就立刻收到警告函，被主張構成商標侵權。

如果無法和對造和解，便免不了官司纏身，尤其違反商標法是公訴罪，一旦商標權人到地檢署提告，即便在地檢署達成和解，能否獲得不起訴或緩起訴處分，還得看檢察官的意思，不像告訴乃論之罪可以直接撤回告訴。其次，還要面臨民事求償。

此外，侵權商品也不能繼續在市面上流通，可能必須全部下架回收，也可能遭到扣押，如果商品製造的成本很高，對廠商而言，將是非常大的損失。

(二)商標擬在全球多國使用者

基於屬地主義，每一個國家的商標註冊都是獨立存在的，所以，日本註冊的商標只在日本有效，台灣註冊的商標只在台灣有效。申請人必須要到擬使用商標的各個國家或地區去申請商標註冊。

雖然現在有許多國際公約，讓各國的商標申請程序漸趨一致，但每個國家的審查實務和時程，還是會有許多不同的地方，例如十多年前在大陸申請商標必須要三年才能取得結果，目前大陸審查時程已經縮短到數個月；而南美洲的一些國家，有時候十年延展期到了，商標註冊證都還沒下來。尤其是每個國家商標資料庫的前案內容不同，針對同一個商標在每個國家進行商標查詢出來的結果，通常也是大相逕庭。

因此，如果廠商的某一個商標是要在世界上多國使用，通常建議要提前布局，早早就要在各國進行商標查詢甚至申請，預測該商標是否在各國都能取得註冊。否則，可能會發生商品即將上市之際，在某些遭遇前案障礙的特定國家，必須換標的窘境。

四、小結

如果申請人的商標，可以在取得商標註冊後再使用並上市，原則上，使用已註冊商標乃正當權利的行使，除非有惡意註冊等特殊情形，基本上較無庸擔心遭控商標侵權的問題。

當然有些商標註冊後，被提出異議或評定申請，這時就須注意，在智慧局第一次異議或評定處分撤銷商標時起，依照實務見解，就可能被認為構成商標侵權了。但在商標遭撤銷前的使用，除非有惡意註冊等特殊情形，原則上還是可以主張屬於正當權利的行使。

這也是為何提早進行商標布局，會那麼重要，提早申請商標，取得註冊後再使用，其實可以節省很多勞費並降低風險。商標申請費用，並不高，惟一旦遭控商標侵權，除了訴訟勞費外，產品被下架的損失，可能更大。

此外，雖然商標查詢費用不低，查詢結果也不是百分百精準，但若廠商需要在取得商標註冊前就將產品上市，商標查詢建議是要進行的，否則商品一上市就收到警告函，後續所需的勞費，可能會比想中要高出許多。