最高法院108年台上字第397號放寬商標耗盡原則要件 對後續實務的影響

一、前言

商標耗盡原則原本僅適用在國內外商標權人為同一人之情形，最高法院108年台上字第397號見解將其放寬適用在「不同國家之商標權人，只要彼此具有授權或法律上關係」，究竟對於實務產生何影響呢?本文擬先簡介108年台上字第397號判決內容，及近期智慧法院援引該見解之三則判決，再解析108年台上字第397號見解對後續實務的影響。

二、最高法院108年台上字第397號判決內容摘要

(一)本案事實

零售商乙公司，經過美國原廠PHILIP B同意，在台灣申請PHILIP B商標而取得註冊第1608207倒立花束設計圖、第01629381號PHILIP B商標權。甲公司自西元2016年1月7日起在美國向美國原廠「PHILIP B」官網訂購該品牌商品，為真品平行輸入之水貨。因乙公司向臉書、GOOGLE、樂天、Yahoo奇摩拍賣、PChome商店街、PChome24h購物、露天拍賣等行使其註冊商標權，甲公司認為已妨害其合法販售平行輸入真品之權利，就系爭商標是否有使用權有法律上地位不安之狀態，爰提起確認之訴，請求確認乙公司「對甲公司向『PHILIP B』官網訂購之『PHILIP B』真品平行輸入貨品，不得向甲公司主張商標權並不得以商標權人禁止原告於各大通路販售」。

(二)判決歷程

智慧法院一、二審均判決甲公司敗訴，認為商標耗盡原則的適用應僅限於「國內外商標權人為同一人」的情形，本案因PHILIP B台灣商標權人為乙公司，美國商標權人則為美國原廠PHILIP B公司，乃不同人，並不適用商標耗盡原則。基於屬地主義，相同商標圖樣於國內外由不同人註冊時，應各自受各國商標法保護。因此甲公司雖可以對美國原廠PHILIP B公司主張權利耗盡，但是不能對乙公司主張權利耗盡。謹摘錄二審判決摘要如下:

「商標採屬地主義，相同商標圖樣於國內外本得有不同商標權人，且商標法第30條第1項第11款、第12款但書既明文規定得國外商標權人同意時得註冊與國外相同之商標，益證相同商標圖樣於國內外由不同商標權人取得註冊時，應各自受該國商標法之保護，則依商標屬地主義原則，當國內商標權人取得商標註冊後，縱使國外相同商標商品欲進入國內市場，亦須得到國內商標權人同意，始得為之，遑論國外商標權人於國外第一次銷售所生之商標權耗盡效力會有拘束國內商標權人可言。因此，商標法第36條第2項商標權耗盡原則，其適用對象本為附有商標商品於第一次銷售時國內外商標權人為同一人之情形，而本件上訴人購入系爭產品進而於我國銷售時，系爭商標之國內外商標權人即已屬不同人，上訴人對此知之甚詳，上訴人所購入之系爭產品，對美國PHILIP B公司固可主張權利耗盡，然不得對被上訴人主張。」(智慧財產法院105年民商上字第14號民事判決參照)

最高法院108年台上字第397號判決則認為即便系爭商標之台灣及美國是不同商標權人，但只要彼此具有授權或法律上關係，亦對經授權註冊之商標權人發生耗盡結果。摘要如下:

「商標法第36條第2 項定有明文。觀其立法意旨，採商標權國際耗盡原則，指商標權人對於經其同意而流通於市場之商品，倘無同條項但書之情形，不問第一次投入市場在國內或國外，都不能再主張其權利，明文承認真品平行輸入之正當性。又商標權人以相同圖樣自行或授權他人於不同國家註冊商標，雖然在屬地主義概念下是不同的商標權，但其圖樣相同，本質上排他權的發生亦源自於同一權利人，不同國家之商標權人，只要彼此具有授權或法律上關係，亦對經授權註冊之商標權人發生耗盡結果。PHILIP B公司係「PHILIP B」商標在美國註冊之商標權人，並同意被上訴人在我國註冊為該商標之商標權人。附有「PHILIP B」商標之系爭產品係上訴人向美國原廠PHILIP B公司所購買。為原審認定之事實。果爾，系爭產品由美國原廠之PHILIP B公司出售流通於市場後，倘無發生變質、受損之虞或有其他正當事由等情形，則系爭商品所附之「PHILIP B」商標之權利耗盡，是否未及於經PHILIP B公司同意在我國取得同一圖樣商標權之被上訴人？原審未察，逕謂被上訴人未自系爭商品第一次銷售或流通時取得報酬，商標法第36條第 2項規定權利耗盡原則僅適用於國內外商標權人為同一人之情形，而為不利上訴人之判斷，不無違誤。」(最高法院108年台上字第397號判決) 本案發回更審後撤回上訴確定。

三、近期援引最高法院108年台上字第397號見解之智慧法院相關判決

【案例一】110年度民商訴字第2號

在日商•二家一股份有限公司主張誠品國際有限公司侵害其M.U.SPORTS商標權的案件，雖然被告誠品公司主張其在台灣銷售的商品，均係自韓國合法註冊「M．U．SPORTS及圖」商標的MU S&C CO.LTD進口輸入，但因誠品公司無法舉證該商標的台灣商標權人日商•二家一股份有限公司，與韓國註冊商標權人 MU S&C CO.LTD間有何授權商標使用或出於同源之關聯性，所以，智慧法院判認，基於屬地主義，誠品公司無法在台灣對原告日商•二家一股份有限公司主張權利耗盡。判決摘要如下:

「被告誠品公司雖辯稱該等商品係其向韓國公司即MU S&C CO.LTD進口輸入，且於韓國合法註冊「M．U．SPORTS」及圖商標，並提出商品進出口單據、韓國註冊商標資料及中譯本在卷為憑，然依上開資料，可知於韓國註冊商標之商標權人為MU F&C公司，並非原告，是被告誠品公司於臺灣販售「M．U SPORTS」商標商品，其於韓國之商標權與我國分別歸屬於不同之商標權人，而被告誠品公司復無證明兩者商標權人有何授權商標使用或出於同源之關聯性，揆諸上開說明，韓國之商標權人MU F&C公司在市場上第一次販售系爭商品時，其商標權雖已耗盡，惟此耗盡之效力並不影響原告於我國就系爭商標享有之商標權。從而，被告誠品公司既係自韓國輸入並於臺灣販售「M．U SPORTS」商標商品，原告就系爭商標之商標權並未因第一次販賣商品而耗盡，是被告誠品公司自不得以其向韓國之商標權人MU F&C公司購得「M．U SPORTS」商標商品，向原告主張商標權之權利耗盡。」

【案例二】109年度民商訴字第25號

原告愛寵有限公司為註冊第1851361號「小喵同學」商標之台灣商標權人，起訴主張被告老地方國際有限公司未經原告等同意或授權，即於網路暨該公司旗下店面均販售外包裝與原告愛寵公司相同之小喵同學貓砂。被告則主張，被告所販賣之系爭商品與原告愛寵公司所銷售之「小喵同學貓砂」，皆係出自荊州愛寵廠生產製造。被告老地方公司以真品之平行輸入之方式，銷售系爭商品之行為，不論國內外商標權人是否為同一人，皆適用商標法第36條第2 項本文所稱之「耗盡原則」，實不構成商標權之侵害。智慧法院最後援引最高法院108台上397見解認定:

「觀諸上開生產合同，可知原告愛寵公司與荊州愛寵廠間具有委託代工之關係………參以，系爭商標之圖樣與大陸地區「小喵同學」商標之圖樣相同，而荊州愛寵廠之法定代理人及大陸地區「小喵同學」商標權人均為楊○○，有智慧局商標檢索系統資料、商標詳細內容及公司資料附卷可參，且原告等提出之出貨單上甚且記載經理為原告程慈吉，倘原告程慈吉或愛寵公司與荊州愛寵廠間不具有授權關係，又豈有任由荊州愛寵廠之法定代理人楊○○註冊大陸地區「小喵同學」商標，並將該商標標示於該款豆腐貓砂外包裝，外銷世界多國，而不採取任何法律行動，且仍繼續委託荊州愛寵廠繼續生產製造原告愛寵公司之貓砂商品之理，足見原告程慈吉或愛寵公司與荊州愛寵廠間具有一定經濟上或法律上關係存在，荊州愛寵廠所生產製造之系爭商品當係由原告程慈吉或愛寵公司所同意或授權甚明。……………系爭商標與大陸地區「小喵同學」之商標權人雖非同一，然原告程慈吉以相同圖樣授權他人（即楊○○）於大陸地區註冊商標，本質上排他權之發生係源自同一權利人，原告程慈吉或愛寵公司與荊州愛寵廠間具有一定經濟上或法律上之授權關係，對於被告老地方公司陳列、販賣荊州愛寵廠所生產製造之系爭商品，亦生權利耗盡之結果；..。」

【案例三】107年民商訴字第29號民事判決

原告為「FK&FK」台灣商標權人，主張被告衣朵實業有限公司在「YAHOO奇摩拍賣」及「蝦皮購物」等網站販賣使用相同於該商標之商品。被告則主張被告所銷售商品為「平行輸入」或「水貨」，被告所銷售附有系爭商標之商品皆與原告貨出同源，且被告向原廠採購商品時，系爭商標已附註在上，在銷售平台張貼之圖片也是原廠所提供，銷售商品的品名也未有系爭商標名稱或公司貨等，會引起消費者混同、誤認之字句，並無不法，故系爭商品有商標法第36條第2項前段國際耗盡原則之適用。判決摘要:

「「FK&FK」商標早於102年8月14日在中國大陸申請註冊取得商標權，並由中國大陸牛發箱包公司於105年4月15日取得商標權，雖在台灣取得商標註冊之人為原告，並非牛發箱包公司，惟原告係基於吳日紅及其經營牛發箱包公司之同意而在台灣註冊相同之商標，此為原告所自認，而牛發箱包公司與兩造均有業務往來，且為兩造之供應商，故系爭商品均係被告向原廠牛發箱包公司購買取得，此為兩造所不爭執，該註冊商標在中國大陸及我國之商標權人雖分別歸屬不同之權利人，然因本件無商標法第36條第2項但書所定事由，故「FK&FK」商標權利耗盡之效果亦會及於經同意授權註冊之原告，依商標權國際耗盡原則，原告自不得再向被告主張商標權，是以被告抗辯系爭商品有國際耗盡原則之適用，核屬有據，則原告主張該商標並無國際耗盡原則之適用，即無足取。」

四、解析

(一) 在前述案例一「M．U．SPORTS」商標案，原廠及經銷商均為外國公司。雖被告誠品公司主張系爭商標均是由韓國進口的、平行輸入的真品，然因被告誠品公司無法舉證系爭商標的韓國商標權人與台灣商標權人間，究竟有何法律上或經濟上的關聯，因此無法適用最高法院108年台上字397號所訂商標耗盡原則的要件「彼此具有授權或法律上關係」，因此無耗盡原則之適用。

(二) 在前述案例二「小喵同學」商標案，則以台灣公司為原廠，大陸公司為經銷商。大陸商標之註冊究竟是否經台灣原廠同意?似無明確證據，而係由法院經由相關證據認定，原告與大陸代工廠間具有一定經濟上或法律上關係存在，台灣原廠以相同圖樣授權他人（即大陸代工商）於大陸地區註冊商標，兩者排他權之發生係源自同一權利人，故有商標耗盡原則的適用。

對於想要發展品牌，又長期將商品委由大陸廠代工的台灣廠商，針對此案見解，需要非常引以為戒。若商標權人同意大陸廠可註冊台灣原廠商標，一旦大陸工廠控管不嚴，大陸代工產品大量流通到台灣，將嚴重侵蝕台灣原廠在台灣市場的經濟利益。

(三) 在前述案例三「FK&FK」商標案，則係以大陸公司為原廠，台灣人為經銷商。原告台灣人則係自認其取得大陸原廠同意而註冊商標。最後法院亦認為系爭商品均係被告向大陸原廠購買取得，故也有商標耗盡原則的適用，而不構成商標侵權。

(四) 由前述幾則案例可知，在最高法院108台上397見解之後，商標耗盡原則的戰場，似乎轉移到內國及外國商標權人間的關係上，然兩國商標權人間究竟存在何種關係，通常不是身為第三人的被告可以知悉或取得證據，其結論究竟可否適用耗盡原則，恐將偏重於法院對此爭點的事實認定結果。在前述案例一，因為被告無法證明兩國商標權人間的關係，所以無法適用耗盡原則。而在案例二雖無明確證據，則由法院依相關證據推論兩商標權人間具有法律上的關係，案例三則係因原告訴訟上的自認(經大陸公司同意而註冊)。

這是在最高法院108台上397見解出現之前，所無的困擾，因為過去要適用商標耗盡原則，必須國內外商標權人為同一人之情形，只要比對兩國註冊資料便可輕易知悉。再者，所謂「具有授權或法律上關係」，範圍界線為何，似乎並不明確。

(五) 商標的保護，是採取屬地主義，商標權僅在其註冊的國家有效，各國商標權的效力各自獨立存在。屬地主義乃巴黎公約所確立的基本原則，也是世界各國商標保護所採取的通用原則。最高行政法院99年判字第560號判決「商標權基於屬地主義原則，深具地域性，在一國註冊取得之商標權，除著名商標或標章外，原則上在該國領域內享有專用權而不擴及域外..」即同此意旨。

(六) 商標耗盡原則，又稱第一次銷售原則，是指商標權人在市場上將附有商標之商品，為第一次銷售或流通時，即已取得報酬，商標權已在該商品第一次販賣時耗盡，當此商品於市場上再度流通時，原則上商標權人即不得再主張其商標權，禁止他人在市場上再次銷售該產品。我國商標法係採國際耗盡原則，指商標權人對於經其同意而流通於市場之商品，不問第一次投入市場在國內或國外，都不能再主張權利。

(七) 真品平行輸入，係指經由非代理商向國外其他貨源購得與代理商販售相同廠牌之商品，該商品係由商標權人或其授權使用人或經其同意而產製，即為真品並非仿冒品或贋品，且係經由合法方式進口至台灣地區販售；亦即真品平行輸入，係指未經合法授權之第三人，在未經智慧財產權人之同意下，自境外合法輸入並附有智慧財產權之商品。是凡以平行輸入方式進口之商品，通稱為真品平行輸入之商品，亦即俗稱之「水貨」。(最高法院95年度台上字第6117號刑事判決參照)

(八) 基於屬地主義原則，原本僅有台灣商標權人或其同意之人對註冊商標商品可為第一次銷售，但因為我國是採取國際耗盡原則，如果外國商標權人與台灣商標權人是同一個人，當該商標權人的第一次銷售行為是在國外發生時，其商標權也會同時耗盡。這也就是為何平行輸入的進口商，在國外購買輸入國內銷售時，並不構成侵權，因為可以對於國內外的同一商標權人主張，該商標權在國外銷售的同時就已經耗盡。

(九) 但是，當台灣商標權人及美國商標權人為不同人時，基於屬地主義的基本精神，台灣商標權及美國商標權，兩者乃各自獨立，分屬不同人所有。本案平行輸入進口商在美國購買的產品，其第一次銷售的行為，並非由台灣商標權人同意下所為，也並未由此獲利。儘管台灣商標權人的註冊，是在美國原廠同意下所註冊，但在最高法院本案見解適用下，台灣商標權人等於不能再行使商標權，這與屬地主義的精神，不盡相符。再者我國商標法第36條第二項規定「附有註冊商標之商品，由商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通，商標權人不得就該商品主張商標權。..」此處，進口商向美國原廠購買商品的行為，並非經過台灣商標權人同意下所為，嚴格而言，並不符合「由商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通」的要件，最高法院108年台上字397號見解似乎也已經逾越商標法第36條第二項規定範疇之外。

(十) 商標耗盡原則的適用，不需要內外國商標權人限於同一人，會發生何問題?

1、以108年台上字397號判決案為例，台灣廠商既然是基於美國原廠同意註冊，即便將來兩人關係交惡，經銷關係終止後，台灣經銷商所註冊之系爭商標也沒有不得註冊事由，美國原廠無法來台評定撤銷該商標。那麼，在屬地主義下，台灣乙公司理論上可以將該商標用在其自己產製行銷的商品，即便該商品與美國原廠品質大大不同。而且乙公司還可以一直不斷的續展該商標權。屆時將會引起消費者的混淆誤認，因為市場上同時存在美國原廠水貨，和乙公司自有產品，均標示著相同圖樣商標。

2、雖然，原廠自己要把商標給經銷商去註冊，本來應當自行承擔商標拿不回來及相關的經濟利益損失。然商標權除了保障商標權人的權益外，具有公益性，保障消費者權益也是商標保護的核心價值，尤其是在著名商標的情況下，但在最高法院108年台上字397號見解下，未來發生混淆誤認的消費者權益將如何確保?

3、美國在准予真品平行輸入的要件上，僅限於內外國商標權人為同一人或與美國商標權人有母子公司或控制關係的關係公司情況，並不包括內外國兩商標權人為互相獨立公司的情形，即便是關係公司的平行輸入商品，若發生產品與在美國國內銷售者，實質上並非同一的情況下，仍然不允許平行輸入(19.F.R.§133.23(a))。依此，至少關係公司間尚屬可以控制商標權歸屬，而且商品既來自同一集團也比較不會導致消費者混淆誤認。

4、另外，本案乙公司既然在原廠同意註冊下，商標權耗盡，註冊商標等於無用，那取得原廠同意的正牌代理商以後也都不想註冊了，在原廠不願來台註冊的情況下，一旦發生例如丁公司未經原廠同意而搶註，丁公司反而可以對水貨商主張侵權，因依據屬地主義，在台灣的商標權屬於丁公司。最後就變成經過原廠同意的代理商乙公司商標權耗盡，不能主張侵權；搶註者的丁公司的商標權可以主張侵權，丁公司可以很大聲的說是基於屬地主義，這些水貨商品均是山寨，其結果受害最深的恐是消費者權益，其不合理情形，不言可喻。

5、我們理解在代理商與水貨商的商品都是出自同一個美國原廠產製的情形下，如果判認水貨商侵權，似乎會覺得不太公平，畢竟產品品質完全相同，來源同一，這或許也是最高法院108年台上字397號想要解決的問題。然而，品質相同卻有些侵權有些不侵權，不僅僅會發生在真品平行輸入的情形。過去實務上經常發生，代工廠違約超額產製的情況，例如原廠僅授權製造1000片面膜，代工廠卻違背原廠同意生產了1300片面膜，超出的300片面膜，即便品質相同，實際上兩商品亦來源同一，然實務上向來仍認為是侵權品。這是因為歷來秉持商標權保護的核心精神，商品的第一次流通，必須要經過台灣商標權人同意，未經同意而流通者便是侵權品，所聚焦的重點在於「是否經過商標權人同意」。然最高法院108年台上字第397號見解下，後續實務上在適用耗盡原則聚焦的重點，似乎變成兩商品是否「系出同源」(似著重在侵權人的角度)，與商標法保護商標權人及消費者權益的精神，似乎不盡相符。