商品操作說明光碟是否需另申請商標註冊

【判決解析】

販售「條碼列印機」時隨機附上操作光碟，操作光碟上的商標，究屬於「軟體」商品之商標使用? 或屬於「條碼列印機」商品之商標使用?

【事實經過要旨】

(一) 被上訴人乙公司前於2003年9月2日以「RING及圖」商標，指定使用於第9類之「電腦硬體、電腦軟體、計算機、收銀機」商品申請註冊，經智慧局審查，核准列為註冊第1098099號商標，嗣上訴人某甲以系爭商標有商標法第63條第1項第2款(逾三年未使用)規定之情形，申請廢止註冊。

(二)智慧局為「系爭商標之註冊應予廢止」之處分。乙公司不服，提起訴願，經訴願會以訴願決定書為原處分關於系爭商標指定使用於「電腦硬體、電腦軟體」商品之註冊應予廢止的部分撤銷，由智慧局於4個月內另為適法之處分；其餘訴願駁回之決定。嗣智慧法院駁回上訴人某甲之訴。

(三)歷審針對系爭商標是否業經合法使用於「電腦硬體、電腦軟體」，結論整理如下:

【判決重點摘錄】

商標之維權使用，使用人主觀上必須為行銷目的而使用商標。所謂「行銷目的」之內涵與「交易過程(in the course of trade)」的概念類似。但不限於有償的銷售或具營利性質的交易行為。隨著商業活動的發展，行為是否有「行銷之目的」而構成商標使用，應依具體個案所提供的商品或服務是否能為相關消費者所認識並藉以辨別來源加以判斷。商標權人如果於主觀上已有向市場促銷或宣傳商品或服務的行為，使商標之使用與提供的商品或服務發生密切關聯，應可認定具行銷之目的。經查，條碼編輯軟體係參加人販售之條碼列印機，為發揮其功能所必須之軟體，且係與條碼列印機一同附隨販售，此從參加人所提出商品型錄（丙證1）內關於條碼列印機「RING 4012PIM SPECIFICATIONS」載明產品規格資訊亦包含軟體「SOFTWARE：Bartender Ultra Lite Plus」（乙證1卷第59頁），以及銷貨單（丙證3）之品名欄列出「RING 4012PIM條碼標籤列印機」、「條碼編輯軟體」（乙證1卷第92頁）即明。又消費者於購買條碼列印機時，參加人會將條碼編輯軟體一併附上，此有參加人官方網頁之介紹可佐（丙證8），而該使用系爭商標之商品型錄上既有包括條碼編輯軟體商品，且依參加人於訴願階段提出之條碼編輯軟體光碟封面上，亦有出現完整之系爭商標（丙證10），足認參加人確有將系爭商標使用於條碼編輯軟體之商品型錄即商業文書及其包裝上，而具有行銷目的。

【解析 / 呂靜怡律師】

(一)本案爭點如下:

1、 商品上並無完整系爭商標圖樣而僅有RING文字，但商品型錄上有系爭商標，然商品型錄上並無日期(進口報單、銷貨單有日期)，可否認為商標權人有使用系爭商標?

2、 條碼列印機是否可認為屬於「電腦硬體」(原處分認為非屬於091701「電腦硬體」而應屬於091703「電腦應用產品」)?

3、 條碼編輯軟體乃條碼列印機之必要附隨品，商標權人是否有行銷碼編輯軟體之意圖? 標示在條碼編輯軟體上的系爭商標，可否認為屬於系爭商品「電腦軟體」有使用的證據?

前述第1項爭點乃事實認定問題，事實審法院本可依照全案證據互相勾稽以判斷系爭商標有無合法被使用，本文於此暫不論；至於第2項爭點條碼列印機是否可認為屬於「電腦硬體」，則屬於法令解釋的問題。類此問題於個案發生爭議時，經常會發生，這也是為何申請人在申請商標撿擇指定使用商品/服務時，必須多方考量以期降低因解釋所發生的風險。畢竟商品/服務名稱涉及商標權範圍，一旦商標註冊後多年發生爭議，往往首先須探究者便是商標權範圍。

本文擬將重點放在第3項爭點上。這個問題也是申請人在申請商標前經常會問到的問題。販賣電腦時，商家總是會附上紙本的使用說明書或操作軟體光碟，那麼商家申請商標註冊時，除了申請第9類的電腦商品外，是否尚須申請第16類的說明書或第9類軟體光碟商品?由此衍生出來的問題，如果商家沒有申請第16類說明書，嗣後第三人卻以近似商標圖樣取得第16類說明書、出版品的註冊，那商家在附隨於電腦的說明書使用近似商標，是否對該第三人構成商標侵權?

(二)商標使用注意事項第2條規定「隨著商業活動的發展，行為是否有「行銷之目的」而構成商標使用，應依具體個案所提供的商品或服務是否能為相關消費者所認識並藉以辨別來源加以判斷。商標權人如果於主觀上已有向市場促銷或宣傳商品或服務的行為，使商標之使用與提供的商品或服務發生密切關聯，應可認定具行銷之目的。」

(三)雖然商標使用不限於有償的銷售或具營利性質的交易行為，然目前實務上關於贈品是否構成商標使用乙節，晚近見解認為附有條件之贈與，可認為屬於商標使用行為；但若是單純贈與，則不屬之。所以，專櫃舉辦促銷活動，購買精品5萬元以上，就送香水一瓶，可認為香水商品的商標使用；但如果是單純來店禮，不需要消費就可以取得雨傘來店禮，則並不屬於雨傘商品的商標使用(商標使用注意事項第3.2.2條參照)，實務上的判斷基準即為「附有條件之贈與，與單純贈與有別，原告將標示系爭商標之香水用於附隨銷售之贈與，具有促進銷售之功能，與銷售發生密切關係，應認具有行銷之目的，屬於使用商標之行為」(智慧財產法院 103 年度行商訴字第 128 號判決參照)。

(四)有疑義的是，本案情形當消費者看到購買電腦時隨機所附贈的操作說明書或操作軟體光碟時，究竟是認為商家是在銷售「電腦」?還是銷售「操作說明書」或「操作軟體光碟」? 商家的「行銷目的」究為何商品?

這也是為何本案廢止申請人一再爭執:「條碼編輯軟體乃條碼列印機之必要附隨商品，其提供該軟體欠缺行銷目的，並不構成商標使用。」的原因。

(五)市場上如果附隨的說明書都需要申請商標註冊的話，那幾乎所有的商品都必須在第16類說明書、印刷品申請註冊了，因為大多數商品都會附上說明書，例如藥品通常也會附上藥品說明書。當然，過去有許多跨國公司為了取得較周全的保護，除了主要商品例如電腦會申請註冊外，也會申請第16類說明書、印刷品商品的註冊，但此舉原則上是基於防禦性目的，也就是避免第三人對於跨國公司的商標申請第16類印刷品的註冊，以擴大保護。過去，我們常擔心一旦發生廢止申請案，恐怕無法保住類此防禦性註冊，然本案最高行政法院的見解，似乎為這樣的擔憂解了套。

(六)衍生的問題是，如果販賣第9類電腦的商家沒有在第16類說明書、印刷品申請註冊，是否會遭其他第三人依其所註冊之第16類近似商標主張商標侵權?一旦侵權案發生，過去被控侵權人經常會抗辯，因為商家所販賣的商品是電腦，不是說明書，說明書上的商標使用並不具備「行銷目的」，不構成第16類商品的商標使用，所以不構成商標侵權。然，本案最高行政法院既認為此種情形仍屬於附隨品的「商標使用」，對於商標侵權案的影響，恐有待後續再觀察。當然就此問題，業者在申請商標時，也可考慮針對附隨品同時申請商標註冊，以避免日後侵權爭議。