外國百貨公司優惠券不構成商標維權使用

【判決解析】

未在台灣駐點的日本百貨公司，於台灣觀光旅展發放百貨公司購物優惠券，是否可該當其台灣註冊商標的維權使用?

【事實經過要旨】

(一)上訴人甲公司前於2014年2月6日申請系爭「東急」商標，被上訴人乙公司以系爭商標有商標法第63條第1項第2款規定之廢止事由(逾三年未使用)，於2019年6月26日申請廢止其註冊。

(二)案經智慧局審查，以系爭商標「指定使用於第35類之『廣告；超級市場；郵購；網路購物；畜產品零售批發；水產品零售批發；食品零售批發；化妝品零售批發；飲料零售批發』部分服務之註冊，應予廢止」、「其餘指定使用於第35類服務之註冊，廢止不成立」之處分。(有爭議者為「百貨公司」服務)

(三)被上訴人乙公司不服廢止不成立部分之處分，提起訴願，經訴願會為訴願決定:「原處分關於『本件商標其餘指定使用於第35類服務之註冊，廢止不成立』部分之處分撤銷，由原處分機關於4個月內另為適法之處分。」

(四)智慧財產法院109年度行商訴字第104號行政判決駁回上訴人甲公司之訴。

【判決重點摘錄】

(一) 所謂「行銷之目的」，與「與貿易有關之智慧財產權協定 (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS Agreement)」第16條第1項所稱交易過程 (in the course of trade)之概念類似。因此，「行銷之目的」內涵實則與「交易過程」（in the course of trade）相同，應係客觀交易狀態的判斷而非行為主觀之交易意圖，行為是否有「行銷之目的」而構成商標使用，仍應依具體個案之行為加以客觀判斷，現行實務亦採「行銷之目的」即係「交易過程」（參照本條100年6月29日修正之立法理由）。上開規定所稱之「行銷」，應指向市場銷售作為商業交易之意，而行銷之地域參酌商標法係採國內法及屬地主義之精神，應指我國領域內之地域而言。如其商標使用並非基於行銷商品或服務之目的，而無商業交易行為或計劃，致其使用不具經濟上意義，或其使用行為於客觀上不足以表彰所指定商品或服務之來源，即非真實使用。

(二) 經查，依上訴人所提2018年11月至2019年5月間於我國舉辦之國際旅展與參展攤位背板、現場發放之廣告宣傳冊、一日票套組、購物優惠券照片以及「遊日盟族」臉書頁面、相關新聞報導、IPass一卡通臉書貼文等證據資料，可知上訴人於上述期間曾以「東急電鐵」、「東急集團」或「東急電鐵集團」等標識，代表東急集團於我國旅展對我國消費者行銷其日本鐵道旅遊服務，及與我國一卡通公司聯名合作之相關套票商品，並印製發送含關係企業東急百貨店介紹之宣傳冊與其所經營之百貨公司購物優惠券，可證明上訴人於本件申請廢止日（108年6月26日）前3年內，有透過我國舉辦之國際觀光旅遊展，在我國宣傳促銷「東急百貨店」於日本經營之「東急」百貨公司服務。然上訴人並未在我國設有百貨公司，亦無任何百貨公司服務之「實際交易行為」發生在我國境內，原判決據此而認：上訴人所提前揭資料固可見系爭商標及「百貨店」之標示，但上訴人並未在我國境內實際經營百貨公司，其在旅展所發放之購物折價券或宣傳單，僅是單純的廣告宣傳活動，我國消費者仍必須在上訴人位於日本境內的百貨公司才能使用該購物優惠券購買其服務，系爭商標所指定使用之百貨公司服務，不論是服務提供地或購買服務之整個交易行為，均發生在日本，而在我國並未產生百貨公司服務之經濟活動，即未符合商標之真實使用，不能認定上訴人在我國已依法使用系爭商標於所指定之「百貨公司」服務上，於法並無不合。

【解析 / 呂靜怡律師】

(一) 本件爭點在於日本百貨公司並未在台灣駐點，但已經在台灣旅展活動中發放宣傳單及購物優惠券，消費者事實上已經認知該百貨公司，可否該當「百貨公司」服務有在台灣作為商標使用的證據?

(二) 本案智慧局原處分認為系爭商標有使用於百貨公司服務而為廢止不成立處分，但經濟部訴願會顯然認為不該當商標的維權使用，故撤銷原處分此部分決定。智慧法院維持訴願會的見解，而為駁回原告之訴的判決。本件最高行政法院顯然也支持訴願會及智慧法院的見解，認為不該當商標的維權使用。

(三) 過去實務上，在「行銷目的」的要件上，經常解釋為只要依證據可認商標權人有向台灣地域行銷的意圖即可，這或許也是智慧局原處分何以會認為系爭商標有使用在「百貨公司」服務的原因。智慧局在其處分書中甚至援引臺北高等行政法院93年訴字第959號行政判決見解:「另按服務與商品二者性質有別，某些服務依其性質特性，其促銷服務整體宣傳或廣告係在國內，而其提供服務之地點係屬國際性者，尚非不得認其已有在我國使用之事實」為據。

(四) 事實上，2011年修正之商標法第五條立法理由僅提及:「所謂「行銷之目的」，與貿易有關之智慧財產權協定第十六條第一項所稱交易過程之概念類似」，並未闡述此「行銷之目的」在商標使用的認定上，究竟是屬於主觀要件或客觀要件?所以過去實務上會有空間將之解釋為僅需具有行銷之意圖(主觀要件)即可，但本案最高法院卻在此特別強調「行銷目的」應係客觀交易狀態的判斷而非行為主觀之交易意圖而已，除了與過去台北高等行政法院見解歧異外，更進一步闡釋了「行銷之目的」的適用要件，也使得本件商標廢止案在使用證據上的認定更為嚴格，值得來台經營的跨國企業留意。

(五) 此外，與此應辨明的是，在著名商標的使用證據認定上，商標是否著名，應以國內消費者之認知為準，商標縱未在我國使用或在我國實際使用情形並不廣泛，但如有客觀證據顯示，該商標於國外廣泛使用所建立的知名度已到達我國者，仍可認定該商標為著名。因此過去實務上就「黃粒紅設計圖」商標異議案，即便據爭商標「黃飛紅設計圖」並未曾在台灣地域內使用，最高行政法院仍肯認「因兩岸語言、文字等相近，兩岸人民經貿旅遊往來頻繁，使我國消費者普遍知悉使用據以異議諸商標之麻辣花生商品，故據以異議諸商標之著名程度已到達我國。」(最高行政法院 108 年度判字第 299 號判決)

(六) 由此也可見，商標法上的「商標使用」的概念，雖然大家知道要將其區分為「商標維權使用」及「商標侵權使用」，然即便同屬於商標權人的使用，在著名商標使用的證據認定上，與商標廢止案是否構成三年未使用的使用證據認定上，甚至是在申請過程中的使用證據認定，判斷標準亦不盡相同，顯然要比想像中複雜得多。