惡意搶註商標後再對原廠被授權人主張商標侵權，可構成權利濫用

【判決解析】

搶註商標並於五年評定除斥期限過後，再對原廠之被授權人主張商標侵權，是否構成權利濫用?

【事實經過要旨】

一、本件被上訴人(原告)某甲主張：伊為如下附圖一所示註冊第1627142號「AUTEL」商標（下稱系爭商標）之商標權人，該商標指定使用於第9類即汽車相關檢測儀器等商品，目前仍在專用期限。惟上訴人(被告)乙公司未經伊同意，在社群網站、實體店鋪所銷售綜合型商用車診斷儀等商品（下稱系爭商品），使用與系爭商標高度近似之商標如附圖二，有致相關消費者混淆誤認之虞，侵害系爭商標權，爰依商標法第69條第1項、第2項規定請求排除侵害。

二、上訴人(被告)則以：被上訴人(原告)於民國102年3月8日申請註冊系爭商標前，附圖二商標即經訴外人大陸地區深圳市道通科技股份有限公司（下稱道通公司）廣泛使用於同一或類似之商品，為相關消費者所熟知之著名商標，系爭商標有商標法第30條第1項第11款規定情形，應撤銷其註冊。伊業於108年4月1日經道通公司授權為臺灣之經銷商，基於商標法第36條第1項第3款善意先使用規定及被上訴人同意道通公司保留授權其他臺灣經銷商之權利，自不受系爭商標效力所拘束。被上訴人(原告)於101年間即因業務往來而知悉道通公司使用附圖二商標，為爭取擔任道通公司之代理商，而非使用於自己之商品，惡意搶先在臺灣註冊系爭商標，係以不正當之方法取得權利，造成不公平競爭，其明知伊已獲道通公司授權在臺灣販售系爭商品，仍提起本件訴訟，有違誠信原則，且屬權利濫用等語，資為抗辯。

三、一、二審判決均認上訴人(被告)侵害被上訴人(原告)之系爭商標權。且雖然被上訴人(原告)原為訴外人道通公司之經銷商，其註冊系爭商標乃惡意註冊。然因系爭商標註冊已經超過五年，被上訴人又無法證明訴外人道通公司之商標為著名商標，系爭商標自無商標法第30條第1項第11款不得註冊由。仍得對被告主張權利。

四、上訴人(被告)在第二審追加新攻擊防禦方法，主張善意先使用，第二審認為係對於在第一審已提出之攻擊或防禦方法為補充，符合民事訴訟法第447條第1項但書第3款規定，應准予提出。然，附圖二商標縱經第三人道通公司在國外先使用，惟商標法第36條第1項第3款善意先使用規定，有屬地主義之適用，且係不侵權之抗辯事由，非得單獨讓與或獨立授權之標的，上訴人既非附圖二商標權人或先使用人，僅屬被授權使用，自不得主張善意先使用之抗辯。

【判決重點摘錄】

查被上訴人自101年2月間起，即知悉道通公司之附圖二商標，其申請註冊與該商標近似之系爭商標，應屬惡意，為原審確定之事實，而上訴人於事實審一再主張被上訴人係為爭取擔任道通公司之代理商，而非使用於自己之商品，惡意搶先在臺灣註冊，以不正當之方法取得系爭商標權，造成不公平競爭，所提起本件排除侵害商標權訴訟，有違誠信原則，且屬權利濫用，核屬重要之防禦方法，原審就此恝置不論，復未說明何以不足採取之理由，即為上訴人敗訴之判決，自有判決不備理由之違誤。

又道通公司於103年10月20日寄發予被上訴人之電子郵件，記載同年月17日之會議紀要：道通公司授權岑美公司為AUTEL全綫診斷儀器產品在○○○區○○○○○道通公司保留跟其他臺灣公司簽訂臺灣經銷協議之權利，但總數不會超過3家等語，而上訴人雷龍國際興業有限公司業於108年4月1日與道通公司簽立經銷商協議，則被上訴人於系爭商標103年2月16日註冊公告後，倘仍與道通公司成立上開會議紀要之協議，似係容讓道通公司在臺灣所合法授權之其他經銷商，為系爭商品經銷之必要行為時，得使用附圖二商標。果爾，能否謂上訴人使用附圖二商標於系爭商品之包裝或廣告，係侵害系爭商標權之行為？被上訴人可否對上訴人請求侵害之防止及排除？非無進一步研求之必要。原審未遑詳加調查審認，遽以上述理由為不利上訴人之認定，未免速斷。上訴論旨，指摘原判決不當，求予廢棄，非無理由。

【解析 / 呂靜怡律師】

一、本案可謂相當有爭議之案件。原告系爭商標經法院認定乃惡意搶註外國原廠商標而來，因原告在102年申請系爭商標前即為外國原廠經銷商，然原告提起本件侵權訴訟時，系爭商標已經超過五年評定除斥期限，而被告又無法證明外國原廠商標為著名商標，因此，無法在本案訴訟中主張原告商標無效。事實上，該外國原廠對原告系爭商標另案申請評定，也因無法證明據爭商標為著名商標而遭到智慧局駁回評定，並經智慧法院駁回原告之訴(110年度行商訴字第55號)。

二、如果本案尚在五年評定除斥期限內，原告系爭商標遭認定因違反商標法第30條第一項第12款規定(惡意搶註條款)而無效的機率高，然因五年評定除斥期限已過，被告僅能主張系爭商標違反第30條第一項第11款(仿襲著名商標條款)，但此款在超過五年除斥期限後，除須證明商標權人是惡意註冊外，尚必須證明據爭商標為著名商標。然因本案被告始終無法證明據爭商標為著名商標，故無法在本案訴訟中主張原告系爭商標無效。

三、類此情形，本案爭點油然而生。一個經認定為惡意搶註的商標，究竟能否反過來對原廠的合法被授權人主張商標侵權?

(一)理論上，即便屬於惡意搶註，但已經超過五年評定除斥期限，已經沒有任何法律基礎可以再將之撤銷，該商標就是有效存在，甚至原廠自己來台灣使用，都可構成商標侵權，更何況本案被告只是原廠的被授權人。

(二)過去實務諸多見解甚至認為，如果行政程序已經不能評定撤銷商標，在民事訴訟程序中自然也不得再爭執其有效性。本案原審判決亦採此見解:

「…智慧財產案件審理法第16條第1項固定有明文。然其立法理由已載明：惟訴訟當事人就權利有效性之爭點，得於民事訴訟主張或抗辯之事由，應以依法律規定，其得循相關法定程序請求救濟者為限，故如依法不得於行政爭訟程序中主張之事由，例如同一事實及證據業經行政爭訟程序認定其舉發或評定不成立確定，或已逾申請評定之法定期限等情形，實體法既已規定不得再行舉發或申請評定，則於民事訴訟中，其亦不得復以該事由爭執權利之有效性等語。準此，倘商標法已規定不得再行申請異議或評定者，當事人不得於侵害商標權有關財產權爭議之民事訴訟事件，復以該異議或評定事由，爭執商標之有效性，否則將發生商標權人之商標權已無法經他人藉由行政訴訟程序予以廢止或撤銷，然該商標權卻無法在民事訴訟程序中行使權利之情形，導致商標權人之商標權形同無實質效力之現象，並不合理。」

(三)然，外國原廠的商標遭到惡意搶註後，僅因逾越評定除斥期限無法撤銷搶註冊者商標，當外國原廠或其合法被授權人來台使用商標時，反遭搶註人控告商標侵權成立，是否合於誠信原則? 儘管從商標法形式觀之，似乎判認類此情形構成商標侵權，並無違法；然，從商標法禁止不公平競爭的立法精神，及種種防範惡意搶註的規範觀之，容許惡意搶註者對合法被授權人主張商標侵權，是否合理?

(四)最高法院顯然就此有不同意見，因此於本件判決中指摘，上訴人所主張「惡意搶先在臺灣註冊，以不正當之方法取得系爭商標權，造成不公平競爭，所提起本件排除侵害商標權訴訟，有違誠信原則，屬權利濫用。」核屬重要之防禦方法，原審就此恝置不論，復未說明何以不足採取之理由，有判決理由不備的違法。

(五)只不過，經司法院裁判書系統顯示，本案兩造已在更一審中達成和解，上述問題似乎已無法得到進一步闡釋釐清。實則近幾年，法院已有一些判認惡意搶註者違反公平交易法案例，或許可為之解套(智慧財產法院102年度民公訴字第5號民事判決、智慧財產法院106年度民著上字第9號民事判決參照)。

四、此外，最高法院另在本件判決指出，原告在商標註冊後，仍與外國原廠道通公司協議，容讓道通公司在臺灣合法授權其他經銷商得使用附圖二商標。是以，若被告的商標使用行為，是基於原告與原廠道通公司的協議而來，原告似乎就無權排除被告的使用。此部分倒是一、二審判決未多所著墨之處。

五、本案恰巧凸顯出之前最高法院108年台上字第397號判決認為耗盡原則不限內外國人為同一人的見解之不當的問題。在最高法院108年台上字第397號案例，經銷商在台灣註冊商標經過原廠同意，當水貨商向國外原廠進貨至台灣銷售，最高法院認為應適用耗盡原則，則經銷商控告該水貨商商標侵權不成立；在本案，經銷商在台灣註冊商標未經原廠同意，乃惡意搶註，但當水貨商使用商標是受到原廠授權時，卻構成侵權，也就是經銷商控告水貨商侵權成立。如此運作下來，經銷商經原廠同意註冊取得的商標權，不能拘束第三人；但經銷商惡意搶註原廠的商標，卻可以拘束第三人。豈非鼓勵經銷商惡意搶註? 這也是筆者何以認為最高法院108年台上字第397號見解不當之處。(請參筆者「最高法院108年台上字第397號放寬商標耗盡原則要件對後續實務的影響」一文)