【問題意識】

跨國企業網頁上標示台灣商標權人與日本商標權人，其最早都是由日本創始人所設立，是否就可認定日本輸入的商品屬於平行輸入商品?

【事實經過要旨】

一、上訴人甲公司主張:伊新加坡總公司於2015年2月5日申請取得註冊如附圖1所示註冊第01781681號商標，並於同年8月間自訴外人受讓如附圖2至10所示第01118791號等「NEFFUL」文字商標(下合稱系爭商標)。被上訴人乙丙未得伊同意或授權，於其蝦皮購物平台之個人主頁上陳列、販售其輾轉自日本買受印有「NEFFUL」圖樣及文字，價值計新臺幣(下同)11萬6,693元之商品共28項(下稱系爭商品)，並於該頁面記載「免運~從日本帶回來全系列NEFFUL妮芙露」、「帶回日本好商品分享」等文字，而使用相同或類似系爭商標之圖樣及文字，侵害伊系爭商標權。

二、被上訴人(被告)抗辯:伊於日本合法購得系爭商品，於系爭網頁上銷售，依商標法第36條第2項規定，應屬合法之平行輸入；且系爭網頁上記載文字係說明商品來源，非商標使用等語，資為抗辯。

三、本件業經最高法院112年台上836號判決以兩商標應構成近似為由發回，原審112年度民商上更一字第2號判決認定:「上訴人nefful.com.tw臺灣網頁記載海外據點包含其總公司；其總公司英文網頁所示地址與上訴人官網所載總公司地址相同；其「about us」、「who we are」下網頁稱「日本妮芙露公司於1973年由上條寿三設立……首次設立於日本靜岡縣」、「於1989年在臺灣……2010年在新加坡分別設立分公司」(NEFFUL Japan was founded in 1973 by Mr. Kamijo Hisami……The company,first established in Shizuoka-ken,Japan……branching out to Taiwan(1989),……and Singapore(2010)……）；與上訴人首頁「關於妮芙露」「公司沿革」記載相同，上訴人不否認其總公司源自日本ネッフル株式会社（下稱日本妮芙露公司），足見上訴人及其總公司俱與日本妮芙露公司，使用相同之系爭商標及「NEORON」文字，雖系爭商標與系爭商品標示商標之商標權因屬地原則而分屬不同之權利人，惟本質上排他權之發生亦源自同一權利人，被上訴人所販售標示系爭商標之系爭商品屬平行輸入之真品，依商標法第36條第2項規定，上訴人之商標權應發生權利耗盡結果。」

【判決重點摘錄】

按依100年6月29日修正商標法第36條第2項規定，附有註冊商標之商品，由商標權人或經其同意之人於國內外市場上交易流通，商標權人不得就該商品主張商標權。但為防止商品流通於市場後，發生變質、受損，或經他人擅自加工、改造，或有其他正當事由者，不在此限，揆其立法意旨，係明定我國採商標權國際耗盡原則，即商標權人對於經其同意而流通於市場之商品，如無同條項但書之情形，不問第1次投入市場在國內或國外，均不得再主張其權利，明文承認真品平行輸入之正當性。又該條所謂經其同意，不以商標權人明示同意為限，於不同國家註冊之商標，於屬地原則概念下雖係不同之商標權，惟倘本質上其排他權之發生源自於同一權利人，而彼此具有授權或經銷契約、同一關係企業或集團、控股與附屬公司、獨家銷售，或以全球單一商標之形象而為行銷，或採共同商標行銷策略等情形，其商標行銷策略易使消費者產生混淆，應為商標權人所認識而仍予採行，且其等間對於合法商標物品質與商標使用狀態本已有控管之可能性，而可確保商標使用狀態及維護進口國商標權人之相關商譽，亦屬商標法第36條第2項之同意範圍。查上訴人及其總公司網頁記載其來自西元1973年於日本靜岡縣設立之日本妮芙露公司，其等均使用系爭商標文字作為行銷及識別商品來源之標誌，為原審認定之事實。參以上訴人自承：日本妮芙露公司與伊及新加坡妮芙露公司間之貨物有關聯性等語（見一審卷第186頁）。則原審認系爭商標與系爭商品標示之商標因屬地原則而分屬不同之商標權人，惟本質上排他權之發生源自同一權利人，系爭商品係經商標權人同意之人，於國外市場上交易流通，屬商標法第36條第2項平行輸入之真品，上訴人不得對被上訴人行使商標權。經核於法尚無違誤。

【解析 / 呂靜怡律師】

一、本件最高法院前次發回的理由，是指摘原審認定兩造商標不構成近似之理由不當(可參酌本所前文https://www.avail.com.tw/post/202306-2?lang=zh)，案經更一審法院審理後，更一審法院則從另一個商標權耗盡的角度出發，認為本案有商標權耗盡原則的適用，仍然不構成商標侵權。

二、過去多年，實務上一直認為必須內外國商標權人為同一人方可適用商標權耗盡原則，然2020年最高法院108年台上字第397號倒立花束案則闡釋毋庸內外國商標權人為同一人，只需本質上排他權的發生亦源自於同一權利人，不同國家之商標權人，只要彼此具有授權或法律上關係，亦對經授權註冊之商標權人發生耗盡結果。亦即放寬商標權耗盡原則要件於內外國人商標權人為非同一人但彼此具有授權或法律上關係之情況。(可參酌本所前文https://www.avail.com.tw/post/ch108-397?lang=zh)

三、在前述倒立花束案的案例中，台灣商標權人為美國原廠的經銷商，台灣及美國商標權人分屬不同人，但因為經銷商的台灣註冊商標，是經過美國原廠同意而註冊，因此最高法院最終認為兩者本質上排他權的發生亦源自於同一權利人，水貨商從美國原廠進口的平行輸入商品，也可以對台灣商標權人主張權利耗盡。

四、本件妮芙露商標侵權案，台灣NEFFUL商標的註冊，並非基於日本NEFFUL商標權人的同意，且上訴人在訴訟過程中一再主張台灣商標權人與日本商標權人間並無法律上的關係。但，僅僅憑藉者上訴人與其新加坡總公司網頁記載，及均由日本妮芙露株式会社由第一任社長上條寿三先生創始於西元1973年等歷史同源關係，更一審法院即認定兩者本質上排他權的發生亦源自於同一權利人，而有耗盡原則的適用，此見解並經最高法院肯認。

五、最高法院甚且在本件判決中指出，內外國商標權人間，只要「彼此具有授權或經銷契約、同一關係企業或集團、控股與附屬公司、獨家銷售，或以全球單一商標之形象而為行銷，或採共同商標行銷策略等情形，其商標行銷策略易使消費者產生混淆，應為商標權人所認識而仍予採行，且其等間對於合法商標物品質與商標使用狀態本已有控管之可能性，而可確保商標使用狀態及維護進口國商標權人之相關商譽」，亦有商標權耗盡原則的適用。相較於前述倒立花束案，最高法院又將商標權耗盡原則的適用範圍更加擴大，甚至是只要內外國商標權人間的行銷策略，易讓消費者發生混淆而品質有控管可能性者，就可適用。

六、在最高法院這樣的見解下，要來台灣主張商標侵權的跨國企業，必須要非常注意。因為若其採用的行銷策略，有讓消費者混淆來源同一，且商標權人對於品質有控管機會，就有可能被認定其商標權已被耗盡，要在台灣主張商標侵權，將會變得困難。甚且，在內外國商標權人間的關係認定上，法院並不要求提出合作協議或母子關係公司證明，僅僅憑藉著跨國企業網頁上的記載，就可能被認定系出同源，足見，即便是跨國企業的網頁記載內容，也需相當留意。